von RA Felix Barth

Tricky: Markenrechtsverletzung durch Verwendung von Vornamen wie SAM & Co.

News vom 18.04.2019, 11:04 Uhr | Keine Kommentare

Gerade in der Bekleidungsindustrie werden Vornamen gerne aufgrund ihrer leichten und werbewirksamen Einprägsamkeit beim Verbraucher (auch) als Modellbezeichnungen verwendet. Eine unbedachte Nutzung für diese Zwecke ist jedoch nicht ungefährlich, da viele Namen bereits als Wortmarken eingetragen und somit geschützt sind. In den letzten Jahren sind in diesem Zusammenhang besonders die SAM-Abmahnungen aufgefallen. Betroffenen wissen was gemeint ist: Abmahnungen wegen der angeblich unzulässigen Verwendung des Zeichens SAM, meist irgendwo in der Artikelüberschrift und meist in Verbindung mit dem eigentlichen Markenzeichen der angebotenen Marke. Ein Grund für uns mal die Verwendung von geschützten Vornamen aus markenrechtlicher Sicht insgesamt genauer anzuschauen.

Ein erster Überblick der Problematik

Heutzutage sind viele sowohl männliche als auch weibliche Vornamen –darunter gebräuchliche wie weniger übliche- als Marken in das Register des DPMA eingetragen, insbesondere in die Nizza-Klasse 25 „Bekleidung und ähnliche Produkte“. Beispielhaft aufgelistet seien dabei folgende Marken/Vornamen:

  • Nina (deutsche Wortmarke 302011039537)
  • Julia (deutsche Wortmarke 1169155)
  • OTTO (deutsche Wortmarke 30126772)
  • KARL (Gemeinschaftsbildmarke mit grafischem Element im Buchstaben „K“ 1101938)
  • ALBERTO (deutsche Wortmarke 39908251)
  • SAM (deutsche Marke 2004517)

Sofern ein Name entweder als deutsche Wortmarke oder als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, hat der Markennameninhaber das Recht, seinen eingetragenen Namen gegen eine unberechtigte Verwendung mittels rechtlicher Schritte (Abmahnung) zu schützen. Für den Abgemahnten bedeutet dies häufig, dass er Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen ausgesetzt ist. Insofern ist für ihn die Beantwortung der Frage, unter welchen Umständen solche Ansprüche, die aus einer Markenrechtsverletzung resultieren, gerichtlich durchsetzbar sind und wann genau eine solche Verletzung vorliegt, äußerst wichtig. Festgehalten werden kann an dieser Stelle bereits, dass es maßgeblich auf die konkrete Nutzung des geschützten Namens durch den Abgemahnten ankommt. Dabei wurden in den bisherigen Gerichtsverfahren verschiedene Einwände der Abgemahnten vorgetragen, wegen derer eine markenschutzrechtliche Verletzung vermeintlich nicht vorläge. Welche Einwände dies sind und ob sie tatsächlich greifen, sodass der Abgemahnten sich der Haftung entziehen kann, wird im Folgenden näher erörtert.

Erster Einwand:“ Keine Verletzung, da die Vornamen keine Unterscheidungskraft besitzen“

Damit rechtmäßig abgemahnt werden kann, muss eine sogenannte „markenmäßige Benutzung“ vorliegen. Damit ist gemeint, dass das geschützte Zeichen vom Verbraucher als Hinweis auf die Abstammung der Ware von einem bestimmten Betrieb aufgefasst wird, sog. Herkunftsfunktion.

Häufig wird diesbezüglich eingewendet, Vornamen seien überhaupt nicht unterscheidungskräftig, da sie schließlich nicht als Herkunftshinweis verstanden würden.

Diesem Einwand hat die höchstrichterliche Rechtsprechung eine Absage erteilt. Sobald ein Markenname vom DPMA eingetragen wurde, wird die Unterscheidungskraft von den deutschen Gerichten nicht mehr in Zweifel gezogen. Vielmehr wird in laufender Rechtspraxis in diesem Fall eine – wenn auch schwache- originäre Unterscheidungskraft unterstellt, vgl. BGH, Entscheidung vom. 02.04.2009, Az: I ZR 209/06 – POST/Regio Post.

Aus dieser Entscheidung folgt die Konsequenz, dass deutsche Gerichte, wenn der betreffende Vorname als Wortmarke eingetragen ist, davon ausgehen müssen, dass dieser originär unterscheidungskräftig ist (Argument: Er wird dann vom Verbraucher als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden).

Gleiches gilt im Übrigen auch bei Wortbildmarken (bzw. im Gemeinschaftsrecht: Bildmarken), wozu die oben exemplarisch aufgelistete Marke „KARL“ gehört. Im Falle der unberechtigten Benutzung wird eine Abmahnung daher sowohl in Bezug auf eine Wort- als auch auf eine Wortbildmarke erfolgreich sein. Eine markenmäßige Namensnutzung eines eingetragenen Namens ist daher unbedingt zu vermeiden!

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Zweiter Einwand: „Nur Modellbezeichnung und damit keine markenmäßige Benutzung“

Wie ist jedoch der Fall rechtlich zu beurteilen, in dem ein Name nicht als Herkunftsnachweis, sondern als Modellbezeichnung oder dekorative Ausschmückung von Waren verwendet wird (z. B. Bugatti, Hemd ALBERTO)?
Grundsätzlich gilt hier, dass die Verwendung von Namen als Modellkennzeichnung keine markenmäßige Benutzung darstellt und demzufolge grundsätzlich nicht abgemahnt wird. Der angesprochene Verbraucher nimmt in diesem Fall den verwendeten Namen in erster Linie nicht als Herkunftsnachweis, sondern lediglich als Hinweis auf ein bestimmtes Modell wahr. Es liegt gerade keine markenmäßige Benutzung vor, welche das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer Abmahnung darstellt.

Keine Regel bleibt allerdings ohne Ausnahme: Es kommt auch auf den verwendeten Namen an. Sofern es sich um einen in Deutschland eher unüblichen Namen handelt, besteht die Gefahr, dass der Verbraucher diesen als Phantasienamen auffasst. Der Rechtsansicht des OLG Frankfurt nach gehe der Verbraucher in diesem Fall davon aus, das der Hersteller mit dieser Modellbezeichnung auch auf die Herkunft der Ware als aus seinem Unternehmen stammend hinweisen will, OLG Frankfurt, Beschluss vom 24.04.2013, Az: 6 W 41/13. In konkreten Fall ging es um den Namen „SAM“.

Diese Ausnahme der Regel verdeutlicht, dass Namen als Modellbezeichnungen zwar grundsätzlich einen berechtigten Einwand gegen eine markenmäßige Benutzung und damit gegen die Abmahnung darstellen, hier jedoch große Vorsicht bei der Bewertung geboten ist- im Zweifel empfiehlt es sich, lieber vorsorglich anwaltlichen Rat einzuholen.

Exkurs: SAM-Abmahnungen

In Sachen SAM gab es jüngst auch eine BGH-Entscheidung (Urteil vom 07.03.2019, Az: I ZR 195/17):

Es ging mal wieder um die Verwendung des Zeichens SAM – diesmal wie folgt:

In der Überschrift des streitgegenständlichen Artikels stand „EUREX BY BRAX“. In der Artikelbeschreibung fand sich dann der Hinweis „Model: SAM“:

Lehrbuchmäßig hat der BGH sodann festgestellt und subsumiert:

Wer ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr - in Bezug auf Waren (§ 14 Abs. 2 MarkenG nF) - ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, kann nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG vom Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.

  • Die Beklagte hat das Zeichen "Sam" ohne Zustimmung des Inhabers der Klagemarke benutzt.
  • Die Beklagte hat das Zeichen "Sam" im geschäftlichen Verkehr benutzt. Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt vor, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 50 - Google France und Google).
  • Die Beklagte hat das Zeichen "Sam" für Waren (Hosen) benutzt, die mit den Waren identisch sind, für die die Klagemarke (Bekleidungsstücke) Schutz genießt.
  • Das in dem Internetangebot der Beklagten verwendete Zeichen "Sam" ist mit der Klagemarke "SAM" identisch ist.
  • Und jetzt zum Kernpunkt: Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Benutzung des Zeichens "Sam" durch die Beklagte habe die Herkunftsfunktion der Klagemarke "SAM" beeinträchtigt, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand:

"Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 - L'Oreal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. - Google France und Google; EuGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - C-558/08, Slg. 2010, I-6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. - Portakabin/Primakabin). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL aF nicht widersprechen (EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 29 - Portakabin/Primakabin). Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken verwirklicht keinen der Verletzungstatbestände des Artikels 5 Abs. 1 MarkenRL aF (EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 54 - Arsenal Football Club), genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (EuGH, Urteil vom 14. Mai 2002 - C-2/00, Slg. 2002, I-4187 = GRUR 2002, 692 Rn. 17 - Hölterhoff).
Nach der Rechtsprechung des Senats liegt eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder - was dem entspricht - als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 20 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 68 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot; BGH, GRUR 2018, 924 Rn. 25 - ORTLIEB).
Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 [juris Rn. 33] = WRP 2004, 1281 - Mustang). Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 61 = WRP 2009, 616 - METROBUS). Diese Beurteilung obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 28 = WRP 2016, 199 - Bounty; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 36 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube; Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rn. 23 = WRP 2017, 811 - Sierpinski-Dreieck)."

Will sagen:

Rechtlich entscheidend ist also die Fragestellung: Ist die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt? Diese Funktion ist eine der Hauptfunktionen einer Mark, neben weiteren wie der Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen.
Für eine Beurteilung, ob diese Funktion beeinträchtigt ist, kommt es nicht darauf an, was der Werbende wollte, sondern auf das Verständnis des Verkehrs, unter Berücksichtigung der Kennzeichengewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor:

"Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts genügt für die Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung eines Zeichens nicht, dass das Zeichen originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Verwendung nicht glatt beschreibend erfolgt. Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen und damit als Marke erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden. An solchen Feststellungen fehlt es. Nach der noch zum Warenzeichenrecht ergangenen Rechtsprechung des Senats kommt es für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung eines Zeichens nicht auf dessen Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern allein darauf an, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht (BGH, Urteil vom 19. Dezember 1960 - I ZR 39/59, GRUR 1961, 280, 281 [juris Rn. 8] - Tosca). Ob dies der Fall ist, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen (BGH, Urteil vom 26. November 1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307 [juris Rn. 16] - Gaby). Diese Grundsätze gelten weiterhin."

Um es kurz zu machen: Der BGH hat die Entscheidung an das OLG zurückgewiesen, damit noch einige Sachverhaltspunkte aufgeklärt werden. Es gibt also noch kein klares Ergebnis. Dabei hat der BGH aber bereits jetzt dem OLG einige beachtenswerte Aspekte mitgegeben:

1. Bei Anbringung des Zeichens im/am Bekleidungsstück:

"Maßgeblich sind insbesondere die Kennzeichnungsgewohnheiten der Bekleidungsbranche. Bei Jeanshosen stellt die Anbringung des Zeichens direkt an dem Bekleidungsstück, etwa durch ein Einnähen innen im Bund oder außen am Bund auf einem angenähten Lederstück, typischerweise eine herkunftshinweisende Verwendung dar (vgl. OLG Frankfurt, GRUR-RR 2018, 339, 342 [juris Rn. 64, 67] = WRP 2018, 989). Der Aufdruck der Modellbezeichnung auf an den Hosen befestigten Verkaufsetiketten kann je nach den Umständen ebenfalls als Herkunftshinweis verstanden werden (vgl. OLG Frankfurt, GRUR-RR 2018, 339, 342 [juris Rn. 65, 67])."

2. Weitaus relevanter für die vielen SAM-Abmahnungen: Hier kommt es auf den Gesamtblick an:

"a) Ist eine Modellbezeichnung als solche bekannt wie etwa das Zeichen "501" für Jeanshosen, spricht viel dafür, dass der Verkehr eine entsprechende Modellbezeichnung auch ohne zusätzliche Nennung eines Herstellerkennzeichens oder einer Dachmarke als Marke auffasst. Ist eine Modellbezeichnung bekannt, wird der Verkehr sie in einem Verkaufsangebot außerdem auch dann als Herkunftshinweis auffassen, wenn sie darin nicht in besonderer Weise hervorgehoben ist.
b) Kann von einer Bekanntheit der Modellbezeichnung nicht ausgegangen werden, muss bei der Prüfung, ob ihre Verwendung herkunftshinweisend verstanden wird, die Gestaltung des in Rede stehenden Angebots in den Blick genommen werden. Dabei kann die Art ihrer Verwendung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Dies kann insbesondere dann angenommen werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird. Dagegen wird der angesprochene Verkehr in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Modellbezeichnung an einer unauffälligen Stelle in der Angebotsbeschreibung regelmäßig keine markenmäßige Verwendung sehen.
c) Wird eine Modellbezeichnung verwendet, die mit einer bekannten Marke identisch ist, spricht dies dafür, dass der angesprochene Verkehr die Modellbezeichnung in einem Angebot im Internet oder in einem Verkaufsprospekt, unabhängig von der Art ihrer Verwendung innerhalb dieses Angebots, als Marke auffassen wird."

Wir bleiben hier dran und sind gespannt wie das OLG das umsetzen wird. Für die SAM-Abmahnungen bedeutet das schon, dass man zumindest die Verwendung im Gesamtkontext nun zu betrachten hat.

Achtung: Streit um „markenmäßige Benutzung“ durch Benutzung als sog. „Zweitmarke“

Neben den soeben behandelten Einwänden der Abgemahnten gilt es weitere Aspekte in Bezug auf Abmahnungen zu berücksichtigen.

Die o.b. Konstellation der markenmäßigen Benutzung durch eine Benutzung als sog. „Zweitmarke“ wird in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte uneinheitlich bewertet. Hier wird der verwendete Name vom nach einer Auffassung als „eigener kennzeichnender Bestandteil“ und somit als Zweitmarke verstanden.

Dafür:

Mit dem Argument der Zweitmarkenverletzung hatte das OLG Frankfurt eine markenmäßige Nutzung eines Namens bei Nutzung als Modellbezeichnung bejaht, vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 15.05.2012, Az: 6 U 2/12. Der Rechtsansicht des Gerichts werde der Name vom Verbraucher als „eigener kennzeichnender Bestandteil“, mithin als „Zweitmarke“ aufgefasst. Damit liegt im Fall der unberechtigten Verwendung des Namens eine sogenannte Zweitmarkenverletzung vor, die den Inhaber der Namensrechte zu einer Abmahnung berechtigt.

Dagegen:

Andere Gerichte verneinen eine solche Zweitmarkenverletzung in ähnlichen Fallkonstellationen, so etwa das LG Köln in seinem Urteil vom 9.07.2013. Hier ging es um Schuhe, in deren Angebot der eingetragene Name „Marlo“ verwendet wurde. Das Kölner Gericht entschied, dass der Name weder „markenmäßig benutzt“, noch eine Zweitmarke verletzt werde.

Somit ist es in dieser Konstellation angesichts der dagegen sprechenden Entscheidungen wahrscheinlicher, keiner Abmahnung ausgesetzt zu sein; dennoch empfiehlt sich auch hier eine sorgfältige Prüfung, da die Rechtsprechung insgesamt nicht einheitlich ist.

Weiter zu beachten: Markenrechtsverletzung bei verwandten Produktbereichen

Bei der Prüfung, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt, ist nicht nur dieselbe Nizza-Klasse zu betrachten, sondern auch verwandte Produktbereiche einzubeziehen. Dass auch in solchen Bereichen eine Markenrechtsverletzung möglich ist, obwohl dies auf den ersten Blick fern liegen mag, hat der BGH in der sog. „OTTO CAP-Entscheidung“ geklärt (BGH, Urt. v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP).

Die Entscheidung des BGH:

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hat der weitgehend bekannte „OTTO-Versand“ gegen die Beklagte wegen einer geltend gemachten Verletzung der deutschen Wortmarke „OTTO“ (30126772) geklagt, da letztere Baseballkappen vertrieb, welche sowohl auf den Kappen selbst als auch auf den Etiketten ein Zeichen mit der Aufschrift „OTTO“ enthielten. Die Besonderheit lag in dem Fall darin, dass die deutsche Wortmarke „OTTO“ zwar geschützt war, allerdings nicht für Bekleidung an sich, sondern für Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, darunter auch Bekleidung.

Auch in diesem Fall kam es maßgeblich darauf an, ob eine markenmäßige Benutzung durch das auf den Kappen aufgebrachte Zeichen vorlag. Dies hat der BGH letztendlich mit der Begründung angenommen, dass Zeichen und Bezeichnungen auf Etiketten (hier lag auch beides vor) in der Regel als Herkunftshinweis verstanden würden.

Als weitere Voraussetzung für eine Markenverletzung musste der BGH prüfen, ob sich die Produktbereiche „Bekleidungsstücke“ und „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung“ ähnlich sind. Dies hat das Gericht letztendlich bejaht und argumentiert, dass es ausreichend sei, dass man annehme, die Waren und Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen. Da große Handelshäuser neben fremder Ware häufig auch Eigenmarken anbieten würden, käme es nicht darauf an, ob der Markeninhaber (hier die Klägerin) auch Marken im Bekleidungssektor vertreibe.

Unser Fazit

Die entscheidende Frage ist, wann die Nutzung eines Namens abgemahnt wird und wann nicht. Wie so oft vor Gericht kommt es auf den Einzelfall an. Pauschalantworten verbieten sich in diesem Bereich. Grundsätzlich gilt aber, dass eine Abmahnung einer unberechtigten Namensnutzung dann erfolgreich sein wird, wenn der Name „markenmäßig benutzt“ und somit vom Verbraucher als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Eine solche Namensnutzung muss unbedingt vermieden werden.
Sofern eine Nutzung lediglich als Hinweis auf das Modell oder sonstige Aufmachungen aufgenommen wird, stellt dieses im Regelfall keine Markenrechtsverletzung dar. Hierbei ist jedoch die Rechtsansicht zu beachten, dass in Deutschland eher ungewöhnliche Namen durchaus dazu geeignet sein können, auf die Herkunft von Waren hinzuweisen.

Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass keine „Zweitmarkenverletzung“ vorliegt, bei der der Name vom Verbraucher als eigener kennzeichnender Bestandteil verstanden wird.

Im Zweifel sollte vorab immer rechtlicher Rat eingeholt werden.

Tipp: Über diesen Beitrag können Sie gerne in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook diskutieren.

Autor:
Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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