von RA Felix Barth

„Webinar“: Markenrechtliche Falle oder ungefährliche Gattungsbezeichnung?

News vom 06.07.2020, 13:49 Uhr | 1 Kommentar 

Blacklist: Die Liste der Markenabmahnungen Hinweis: Interessante weiterführende Informationen zum Thema hat die IT-Recht Kanzlei in ihrem Beitrag "Blacklist: Die Liste der Markenabmahnungen" veröffentlicht.

Angesichts des corona-bedingten Digitalisierungsschubs in den letzten Wochen und Monate stolperte man im Netz immer häufiger über das Angebot sog. „Webinare“. Da verwundert es wenig, dass just in diesem Moment ein Abmahnschreckgespenst durch die Internetgemeinde wandert: Es wird von drohenden Markenabmahnungen berichtet. Daher stellt sich die Frage nach der Zulässigkeit der Verwendung der Bezeichnung „Webinar“. Die IT-Recht Kanzlei klärt auf, ob die Bezeichnung einer Video-Veranstaltung als „Webinar“ rechtlich unbedenklich ist oder ob mögliche teure Abmahnungen berechtigt wären und drohen.

Fakt: Webinar ist ein eingetragenes Wortzeichen

Was ist ein Webinar? Klar, natürlich ein Web-Seminar! Wikipedia definiert diesen Begriff als „Seminar, das über das World Wide Web gehalten wird“.
Wie jedoch erst kürzlich im Bewusstsein der breiten Masse angekommen ist, ist die Wortmarke „Webinar“ mit der Registernummer 30316043 seit dem 02.07.2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen. Für die Wortmarke Webinar besteht somit grundsätzlich ein Markenschutz nach § 4 MarkenG.

Der Markeninhaber genießt nach § 14 Abs. 1 MarkenG somit ein ausschließliches Recht an dieser Wortmarke. Das führt dazu, dass es Dritten grundsätzlich untersagt ist, diese ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu benutzen.

Trotzdem verwenden viele Anbieter von Online-Seminaren die Bezeichnung „Webinar“ für ihre Angebote, und das mutmaßlich ohne Erlaubnis des Markeninhabers. Google spuckt für den Suchbegriff Webinar „ungefähr 146.000.000 Ergebnisse“ aus. Es darf also bezweifelt werden, dass auch nur ein Bruchteil der Verwender der Bezeichnung Webinar dies mit Zustimmung des eigentlichen Markeninhabers tut.

Durch die kursierenden Meldungen, dass die unerlaubte Verwendung des Begriffs Webinar bereits abgemahnt wurde, stellt sich die Frage, ob Online-Händler die Verwendung des Begriffs fürchten müssen. Denn wie einige Händler bereits aus eigener schmerzlicher Erfahrung wissen, kann eine Markenabmahnung wegen der hohen Streitwerte (50.000 Euro und aufwärts) schnell finanziell schmerzen.

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War die Eintragung überhaupt rechtmäßig?

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Zeichen bereits von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen oder ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von sog. Gattungsbezeichnungen. Aber: Der maßgebliche Zeitpunkt für diese Bewertung ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung (=: 26. März 2003) Und die Bezeichnung Webinar dürfte bei Anmeldung der Marke im Jahr 2003 kaum im gewöhnlichen Sprachgebrauch vorhanden gewesen sein dürfte. Die Eintragung dürfte damals also zulässig gewesen sein.

Abmahnfalle oder nur ein Gattungsbegriff?

Grundsätzlich kann der Schutz an einer Wortmarke jedoch auch nachträglich (nach Eintragung) dann entfallen, wenn sich die Bezeichnung im gewöhnlichen Sprachgebrauch zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat, vgl. § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Voraussetzung dafür ist, dass alle Verkehrskreise der Meinung sind, dass die jeweilige Marke nicht mehr als ein produkt- bzw. warenidentifizierendes Unterscheidungszeichen taugt. Die Entwicklung hin zu einer verkehrsüblichen Gattungsbezeichnung scheidet aus, wenn ein beachtlicher Teil der Verkehrskreise diese Auffassung nicht teilt bzw. wenn nur noch ein völlig unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sieht (BGH, Urt. v. 16.03.1964, Az. Ib ZR 129/62).

Für die Annahme einer Gattungsbezeichnung gelten also hohe Anforderungen, damit der Markeninhaber nicht unbillig benachteiligt wird. Doch sogar der Duden hat den Begriff aufgenommen. Dann ist der Fall doch klar? Nicht ganz: Die Rechtsprechung wertet dies lediglich als ein Indiz für das Vorliegen einer Gattungsbezeichnung (BPatG, Beschl. v. 19.12.1997, Az. 33 W (pat) 209/96). Doch angesichts der Tatsache, dass der Webinar-Begriff die letzten Jahre massiv im Rahmen der Durchführung von Online-Seminaren o.ä. in Erscheinung getreten ist und flächendeckend als Synonym für solche Veranstaltungen benutzt wird, spricht einiges dafür, dass es sich um eine Gattungsbezeichnung handelt. Im Falle einer Abmahnung wegen der unerlaubten Benutzung des Begriffs Webinar kann dem Markeninhaber somit ein Strich durch die Rechnung gemacht werden. Denn liegt eine Gattungsbezeichnung vor, wird die Eintragung der Marke auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, sodass somit auch etwaige durch Abmahnung geltend gemachte Ansprüche verpuffen.

Der Markeninhaber ist einem Verlust seines Markenrechts jedoch nicht hilflos ausgeliefert, wenn sich seine Marke zur Gattungsbezeichnung entwickelt. Sofern der Markeninhaber tätig wird und seine Marke gegen Rechtsverletzungen zur Wahrung seiner Markenidentität verteidigt, stellt dies ein zu berücksichtigendes Element dar und kann helfen, eine Klassifikation als Gattungsbegriff zu vermeiden (LG Düsseldorf, Urt. v. 17.10.1989, Az. 4 O 136/89). In Bezug auf die Webinar-Marke ist jedoch nichts bekannt, was auf eine solche Verteidigungshandlung des Markeninhabers hindeutet. Es scheint, als habe der Zeicheninhaber bis vor kurzem „geschlafen“ und sei nun erstmals durch Aussprache einer Abmahnung aktiv in Erscheinung getreten - was jedoch nicht genügen dürfte, um die Qualifizierung des Begriffs Webinar als Gattungsbezeichnung zu verhindern.

Keine Ansprüche wegen mangelnder Benutzung?

Eine weitere rechtliche Handhabe gegen markenrechtliche Abmahnungen wegen der unerlaubten Verwendung der Marke „Webinar“ könnte auch eine mangelnde Benutzung (§ 25 Abs. 1 MarkenG) des Zeichens durch den Zeicheninhaber darstellen. Denn wenn die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Geltendmachung des Anspruchs für die Waren oder Dienstleistungen, auf die sich der Markeninhaber zur Begründung seines Anspruchs beruft, nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist, schneidet dies dem Markeninhaber die Geltendmachung seiner Rechte, u.a. aus § 14 MarkenG, ab.

Hier ist fraglich, ob der Inhaber der Marke „Webinar“ bereits durch eine nach § 26 MarkenG hinreichenden Art und Weise (sog. ernsthafte Benutzung) überhaupt in Erscheinung getreten ist. Angesichts der Tatsache, dass der Zeicheninhaber offensichtlich jahrelang die Verwendung seiner Marke durch unberechtigte Dritte zumindest hingenommen hat, liegt die Vermutung nahe, dass er die Marke selbst nicht umfangreich benutzt hat. Denn sonst hätte er, auch in Bezug auf den stetigen Prozess der Entwicklung der Bezeichnung hin zur Gattungsbezeichnung, rechtzeitig gegengesteuert.

Fazit: Ja, aber...

Grundsätzlich ist von der unberechtigten Verwendung fremder Marken dringend abzuraten. Auch die Wortmarke „Webinar“ räumt dem Markeninhaber zwar grundsätzlich ausschließliche Rechte ein. Die Durchsetzung dieser Ansprüche gegen Online-Händler, die diese Bezeichnung unberechtigterweise verwenden, dürfte hingegen sehr schwer werden. Denn betroffene Händler können voraussichtlich erfolgreich zumindest den Verfall der Marke wegen der Eigenschaft einer „gebräuchlichen Bezeichnung“ - also Gattungsbezeichnung - feststellen lassen und somit sogar die Löschung der Webinar-Marke erwirken. Aber dieses Thema müsste vom Abgemahnten dann auch proaktiv angegangen werden. Vollständige Entwarnung kann zu diesem Zeitpunkt leider wie so oft jedoch (noch) nicht gegeben werden.

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Autor:
Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Besucherkommentare

Fakenews?

17.07.2020, 22:52 Uhr

Kommentar von R. Hilbrig

Sehr geehrter Barth, Ihr Beitrag hat mich interessiert und so habe ich ein wenig recherchiert. Gegenüber den "Jun Rechtsanwälten" in Würzburg, hat der Markeninhaber erklärt, eine solche Abmahnung...

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