Allein die Anmeldung einer Marke beim DPMA reicht nicht aus – die Marke muss auch benutzt werden. Ansonsten können Löschungsklagen zum Verlust des Markenschutzes führen. Die Scheinbenutzung einer Marke ist dabei deutlich von einer ernsthaften Benutzung einer Marke zu unterscheiden. Das LG München (Urteil vom 25.02.2022; Az.: 33 O 8225/21) hatte im „Schützenlisl-Fall“ genau zu beurteilen, wann und unter welchen Umständen eine rechtserhaltende Markennutzung besteht und welche Anhaltspunkte auf eine Scheinbenutzung hindeuten. Lesen Sie mehr dazu in diesem Beitrag!

I. Marke: Nutzt ja nix!

Die Schützenlisl ist schon seit 1881 die Symbolfigur der tüchtigen Münchner Kellnerin und mittlerweile weltbekannt. Die junge Coletta Möritz saß damals dem Maler Friedrich August von Kaulbach Modell. Dieser schuf mit ihrem Portrait das bekannte Bild der Schützenlisl, das zwei Münchner Unternehmen zu ihrer Marke machen wollen.
Klägerin ist ein Brauereiunternehmen mit der Zukunftsvision, im Münchener Stadtteil Giesing die Traditionsbrauerei “Münchner Kindl” neu aufleben zu lassen. Die „Schützenlisl“ soll nun offiziell das Markenzeichen der Brauerei werden.

Das Unternehmen der Beklagten betreibt eine Gaststätte in der Münchner Innenstadt und plant seit einigen Jahren ein “Schützenlisl”-Oktoberfestzelt mit Website für Buchungen. Die Beklagte bewarb sich seit 2016 jährlich für ein großes Festzelt auf dem Münchner Oktoberfest, dafür hatte das Gastronomieunternehmen bereits im Herbst 2015 die Wortmarke “SCHÜTZENLISL” und eine passende Bildmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eintragen lassen. Wegen mehrmaliger Ablehnung der Bewerbung und der anschließenden Corona-Pandemie konnte dieses Vorhaben bisher allerdings nicht umgesetzt werden.

2016 und 2017 ließ schließlich auch die Klägerin zwei Unionsbildmarken mit dem Abbild der Schützenlisl beim DPMA eintragen.

Im Sommer 2021 nutzte die Beklagte die streitgegenständlichen Marken schließlich in einem Biergarten auf Schildern und der Internetseite. Dazu wurden Entwürfe für Speisekarten, Bierdeckel und Flyer für den „Schützenlisl-Biergarten“ erstellt.

Die Klägerin verlangte erstmals 2021 gemäß §49 Abs. 1 MarkenG die Löschung der beiden Marken der Beklagten und reichte nach erfolglosen Löschungsanträgen schließlich die Löschungsklage beim DPMA ein. Die Beklagte habe die Marke über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht im Sinne des §26 MarkenG benutzt, lautete das Argument. Diese fünf Jahre seien schon abgelaufen, bevor der Biergarten eröffnet worden sei. Aus diesem Grund seien beide Marken verfallen. Die Beklagte hält dagegen, indem sie schon in den Bewerbungen und Vorbereitungen für das geplante Oktoberfestzelt eine rechtserhaltende Benutzung sieht. Weiterhin sei die Nutzung der Marken in ihrem Biergarten allemal ausreichend.

II. Scheinnutzung: Schützt vor Verfall nicht

Das LG München gab mit Urteil vom 25.02.2022 (Az.: 33 O 8225/21) der Löschungsklage statt und erklärte die Wortmarke „SCHÜTZENLISL“ sowie die deutsche Bildmarke der Beklagten für verfallen. Das Gericht konnte keine Nachweise für eine ernsthafte Benutzung der Marken im gesetzten Zeitraum von fünf Jahren erkennen.

Nach Aussage des LG München müsse die Marke für eine ernsthafte Benutzung im Sinne des §26 MarkenG deutlich den Kern der Dienstleistung erkennen lassen und als Unterscheidungsmerkmal zu anderen Dienstleistungen geeignet sein. Wichtig sei ebenso das erkennbare Ziel, durch die Nutzung der Marke einen Absatzmarkt im betroffenen Wirtschaftszweig zu erschließen, also durch branchentypische Handlungen Kunden zu gewinnen und den Absatz zu steigern, wobei die Ernsthaftigkeit der Benutzung nicht allein mit Blick auf die Rentabilität der Geschäftsstrategie zu beurteilen sei. Belegbar sei dieses Merkmal jedoch durch jede wirtschaftliche Verwendung der Marke im Geschäftsverkehr. Die Häufigkeit der Markennutzung sei ebenfalls relevant, dabei gebe es allerdings keine absolute Untergrenze. Grundsätzlich setze das Gericht die Anforderungen an die mengenmäßige Benutzung der Marke eher niedrig an. Die Ernsthaftigkeit sowie die erforderliche Häufigkeit der Markennutzung müsse deshalb im Einzelfall beurteilt werden.

In seiner Entscheidung beurteile das LG München die Bewerbung der Beklagten für das Festzelt auf dem Oktoberfest lediglich als innerbetriebliche Vorbereitungshandlung, die nicht als rechtserhaltende Benutzung der Marke gelten könne. Die Benutzung der Marke müsse sich entweder auf eine Dienstleistung beziehen, die bereits erbracht wird oder durch konkrete Vorbereitungen unmittelbar bevorstehe. Die Vorbereitungen der Beklagten seien jedoch nicht konkret genug und die Marke hätte “das Vorbereitungsstadium noch nicht überschritten.”

Weiterhin weist das Gericht unter anderem darauf hin, dass die Bewerbung für ein Festzelt auf dem Oktoberfest als größtes Volksfest der Welt sehr ambitioniert und die Erfolgssausichten als eher niedrig einzuschätzen seien, womit die Beklagte rechnen musste. Das Risiko einer Absage liege somit in der Verantwortung der Beklagten.
Berechtigte Gründe für eine Nichtbenutzung der Marke konnte das Gericht nicht erkennen, weder in der Ablehnung der Festzelt-Bewerbung durch die Stadt München noch in dem pandemiebedingten Ausfall des Oktoberfestes in den Jahren 2020 und 2021.

Als berechtigte Gründe im Sinne des §26 Abs. 1 MarkenG gelten besondere Umstände, die vom Willen des Markeninhabers unabhängig seien und die er nicht beeinflussen könne. Sie müssen zusätzlich auch die unmittelbare Ursache für die Nichtbenutzung der Marke sein. Das sei hier nicht der Fall, da die Bewerbung für das Oktoberfest zum einen in der Risikosphäre des Unternehmers liege und zum anderen viele alternative Nutzungsmöglichkeiten bestanden hätten.

Die Nutzung der Marke im „Schützenlisl-Biergarten“ konnte in der Einzelfallbewertung des Gerichts ebenfalls nicht als ernsthafte Nutzung anerkannt werden. Das Gericht gewann den Eindruck, dass die Neukonzeption der Markenbenutzung nach den erfolglosen Oktoberfestzelt-Bewerbungen nur aufgrund des Rechtsstreits mit der Klägerin und der drohenden Markenlöschung erstellt wurde. Die Nutzungsaufnahme im Biergarten stelle also eine Scheinbenutzung dar. Abgesehen davon habe die Beklagte die neue Tätigkeit erst aufgenommen, als die Benutzungsfrist schon fast abgelaufen sei.

III.Fazit: Ernsthaft muss die Benutzung sein!

Die Nichtbenutzung einer Marke innerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von fünf Jahren ist gemäß §49 Abs. 1 MarkenG ein Löschungsgrund, sofern keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung bestehen. Genauso verhält es sich mit der Scheinbenutzung einer Marke, die dann vorliegt, wenn die Nutzung der Marke wegen drohender Löschung nur zu dem Zweck aufgenommen wurde, den Markenschutz nicht zu verlieren. Ob eine Marke im Sinne des §26 MarkenG ernsthaft benutzt wird, ist zwar von verschiedenen Bedingungen abhängig und im Einzelfall zu betrachten. Dafür muss der Markeninhaber jedenfalls die Marke im Geschäftsverkehr sinnvoll als Unterscheidungsmerkmal einsetzen und in einer gewissen Häufigkeit benutzen. Ist dies nicht der Fall, besteht die Gefahr einer Löschung.

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