Wenn es zu einer Markenkollision kommt, werden nicht nur die sich gegenüberstehenden Marken betrachtet, sondern auch die Klassen verglichen. Wie beim Zeichenvergleich kommt es beim Klassenvergleich nicht nur auf die Identität, sondern auch auf die Ähnlichkeit an. Um so einen Klassenvergleich ging es auch bei der Entscheidung des OLG Frankfurt am Main (Urteil vom 11.08.2022; Az.: 6 U 199/21): Es standen sich Dienstleistungen und deren Vermittlung gegenüber.....

I. Sachverhalt: Ausgelächelt..!

Der Kläger, der zugleich Markeninhaber von „beautysmile“ ist, ist als Kieferorthopäde tätig und betreibt zwei kieferorthopädische Praxen in Deutschland.

Der Beklagte geht einer Tätigkeit als Vermittler nach. Er vermittelt für beliebige Dritte zahnmedizinische Dienstleistungen, die in der Türkei erbracht werden. Unter der Bezeichnung „Firma 1“ bewirbt der Beklagte seine Dienstleistungen auf den sozialen Medien sowie unter der Domain www.(...).de.

Im vorliegenden Fall benutzte der Beklagte die Marke des Klägers „beautysmile“ ohne dessen Einverständnis. Der Kläger machte daraufhin gegen den Beklagten sowohl markenrechtliche Ansprüche auf Unterlassung als auch Abmahnkosten geltend.

Der Markeninhaber von „beautysmile“ vertrat die Ansicht, es bestehe eine Dienstleistungsähnlichkeit zwischen medizinischer Dienstleitung und der Vermittlung dieser.

II. Die Würfel sind gefallen: die Entscheidung!

Das OLG Frankfurt am Main verurteilte den beklagten „Vermittler“ mit Urteil vom 11.08.2022 (Az.: 6 U 199/21) zur Unterlassung und Erstattung der Abmahnkosten.

Das Gericht kam zur Überzeugung, dass zwischen „beautysmile“ und dem vom Beklagten verwendeten Zeichen für die Vermittlung Verwechslungsgefahr bestand. Zwischen der „medizinischen Dienstleitung“ des Klägers und der von dem Beklagten angebotenen Vermittlung von medizinischen Dienstleistungen,bestand Dienstleitungsähnlichkeit.

1. Verwechslungsgefahr- Dienstleistungsähnlichkeit?

Die Ähnlichkeit von Dienstleistungen kann unter der Zuhilfenahme von objektiven Kriterien bestimmt werden. Sowohl die Art, die Erbringung, der Einsatzzweck, als auch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen sind zur Bestimmung der Ähnlichkeit heranzuziehen. Aber auch die wirtschaftliche Bedeutung der Leistungen kann hierfür von relevant sein.

Abzustellen ist dabei stets auf die Sicht des Verbrauchers:

Wird dieser davon ausgehen, dass die beiderseitigen Dienstleistungen für gewöhnlich von denselben Unternehmen, also unter derselben betrieblichen Verantwortung, erbracht wurden?

Unter den beiderseitigen Dienstleistungen ist zu verstehen, dass beispielsweise ein Kieferorthopäde medizinische Dienstleistungen in Deutschland anbietet, aber zugleich eine kostengünstigere Variante der entsprechenden Dienstleitung im Ausland vermittelt.

Spätestens seit dem „Low-Budget“ Trend stellt es keine Seltenheit mehr da, dass ein deutscher Unternehmer eigene Dienstleistungen in seinem Heimatland anbietet, aber zudem zeitgleich die Vermittlung entsprechender Leistungen im Ausland betreibt.

Allgemein bekannt ist ebenso, dass für unterschiedliche Käufer auch verschiedene Produktlinien der Waren angeboten werden. Für gewöhnlich wird der Verbraucher also davon ausgehen, dass beiderseitige Dienstleistungen üblicherweise von denselben Unternehmen erbracht werden.

2. Kennzeichnungskraft einer Marke

a) Bestimmung der Kennzeichnungskraft im Einzelfall

Auch wenn Dienstleistungsähnlichkeit angenommen wird, ist schließlich noch zu prüfen, ob die Marke überhaupt Kennzeichnungskraft besitzt.

Die Marke muss den Verbraucher erkennen lassen, dass die Waren/Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, zu einem bestimmten Unternehmen gehören. Darüber hinaus muss sich die Marke von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen unterscheiden.

Die Stichworte: Geeignetheit, Erkennbarkeit der Zugehörigkeit und Unterscheidungskraft sind für die Annahme einer Kennzeichnungskraft einer Marke anzuführen.

Im Einzelfall sind demnach alle relevanten Umstände zu betrachten, wie beispielsweise:

• Ursprüngliche Markeneigenschaften
• Intensität
• Geografische Verbreitung
• Benutzungsdauer
• Werbeaufwand des Unternehmens
• von der Marke gehaltene Marktanteil

Des Weiteren kann auch relevant sein, ob die jeweilige Marke beschreibende Elemente hinsichtlich ihrer Waren oder Dienstleistungen besitzt, für die sie eingetragen wurde. Darüber hinaus ist ebenfalls zu beachten, wie viele Verbraucher Waren oder Dienstleistungen aufgrund ihrer Marke erkennen und sie deshalb einem bestimmten Unternehmen zuordnen können.

b) Schwächung der Kennzeichnungskraft

Sofern jedoch keine konkreten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer geringen oder hohen Kennzeichnungskraft sprechen, ist grundsätzlich von einer durchschnittlichen Kraft auszugehen. Ist für einen Verbraucher jedoch erkennbar, dass sich die Marke lediglich an einen waren- oder dienstleistungsbeschreibenden Begriff anlehnt, kann einem Zeichen nur unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zufallen, da es an einer gewissen Originalität fehlt.

Ausnahmsweise kann es aber auch zu einer nachträglichen Kennzeichnungsschwächung der Marke kommen, wenn beispielsweise Drittzeichen benutzt werden.

Um von einer nachträglichen Kennzeichnungsschwäche durch die Benutzung von Drittzeichen ausgehen zu können, müsste Folgendes gegeben sein:

• Es muss sich um eine bedeutende Anzahl von Drittzeichen handeln (zwei Wettbewerber reichen nicht aus).
• Es darf sich lediglich um Marken handeln, die auf ähnlichen bzw. eng benachbarten Gebieten der Waren und Dienstleistungen benutzt werden.
• Es dürfen lediglich Marken berücksichtigt werden, die der älteren Marke vergleichbar nahekommen und somit ähnlicher sind als das angegriffene Zeichen.

Im letzteren Fall gilt jedoch zu beachten: Handelt es sich hingegen um Marken, die einen vergleichbaren oder größeren Abstand zu dem älteren Zeichen haben als das angegriffene Zeichen, ist keine Kennzeichnungsschwäche anzunehmen.

III. Fazit: Kein Schmücken mit falschen Federn…

Ob Dienstleistungsähnlichkeit und deshalb Verwechslungsgefahr angenommen werden kann, beurteilt sich primär nach der Verbrauchersicht. Wenn es für diesen möglich erscheint, dass beiderseitige Dienstleistungen üblicherweise von demselben Unternehmen erbracht werden, kann Dienstleistungsähnlichkeit angenommen werden.

Jedoch ist nach der Annahme von Dienstleistungsähnlichkeit auch stets noch zu prüfen, ob die Marke überhaupt Kennzeichnungskraft hatte bzw. ob sie ggf. durch die Benutzung von Drittzeichen geschwächt wurde. Bei einer Gesamtschau von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft, Zeichenidentität und Dienstähnlichkeit wird demnach für gewöhnlich von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden können. Zu beachten gilt deshalb: Man sollte sich nicht mit falschen Federn schmücken!

Tipp: Sie haben Fragen zu dem Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.