Böse und gemein: Bösgläubige Markenanmeldung mit Behinderungsabsicht führt zu Löschung

Wer zuerst kommt, mahlt doch nicht immer zuerst: Mit Beschluss vom 05.07.2016 zeigte das BPatG (24 W (pat) 10/14) sehr deutlich, wie es sich verhält, wenn ein Mitbewerber eine Marke in Behinderungsabsicht seines Konkurrenten anmeldet. Erweist sich die Anmeldung als alleinige unlautere Behinderungsabsicht des Mitkonkurrenten, kann hierin ein bösgläubiges Verhalten begründet werden und zur Löschung der Marke führen.

Im zu entscheidenden Fall stritten sich zwei Online-Vertreiber von Yogaartikeln um Verletzungen von Marktverhaltensregeln nach § 3 a UWG. Dem zugrunde lag, wie der Antragssteller auf einen Mitkonkurrenten aufmerksam wurde, der dazu tendierte, seine Produktbezeichnungen beim deutschen Marken- und Patentamt (DPMA) als Marke anzumelden. Dies wohl in der Absicht, um die weitere Nutzung der Produktbezeichnungen untersagen zu können. Unverzüglich unterrichtete der Antragssteller daraufhin das DPMA und rügte das besagte Verhalten mit dem Hinweis auf § 8 MarkenG und eine diesbezügliche Bösgläubigkeit seitens des Antragsgegners. Zwar obliegt es nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG bereits dem DPMA während des Eintragungsverfahrens von Amts wegen absolute Schutzhindernisse – wie die Bösgläubigkeit – zu prüfen. Dennoch wurden einige der benannten Produktbezeichnungen zugunsten des Mitbewerbers als Marke eintragen, so dass der Antragssteller sich veranlasst sah, Löschungsanträge beim DPMA zu stellen.

DPMA: Anmeldung der Marke „Yogilotus“ bösgläubig

Das DPMA folgte den Anträgen und stellte fest, dass insbesondere die Marke „Yogilotus“ wegen Bösgläubigkeit gelöscht werden muss. Währenddessen meldete der Antragssteller eine eigene identische Marke an, woraufhin der Antragsgegner Widerspruch aus seiner bösgläubig angemeldeten Marke einlegte. Gegen den Beschluss des DPMA setzte sich der Antragsgegner ferner zur Wehr und legte Beschwerde beim Bundespatentgericht (BPatG) ein.

BPatG: Antragsgegner unterliegt auch mit Beschwerde in zweiter Instanz

Wenngleich auch vier Jahre und zahlreiche Schriftsätze später, führte dies nicht zum erhofften Erfolg, ebenso sah der Senat in zweiter Ebene in der Anmeldung der Marke „Yogilotus“ ein bösgläubiges Verhalten. Die Richter bejahten im zu zugrunde liegenden Fall aufgrund einschlägiger Indizien eine sachfremde Motivleitung zum Zeitpunkt der Markenanmeldung, die im Wege der Gesamtwürdigung aller äußeren Umstände eine unlautere Behinderungsabsicht zu Ungunsten des Löschungsantragstellers erkennen ließ.

Bösgläubigkeit ergibt sich aus zweckwidrigen Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes

Zur Grundlage dieser Entscheidung machte sich das BPatG zahlreiche Fallgruppen der Rechtsprechung, die der EuGH und das BPatG in der Vergangenheit zur Bösgläubigkeit gebildet hatten. Zwar führte das BPatG aus, dass das Wissen im Hinblick auf einen anderen, der dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt hat, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben, für die Annahme der Bösgläubigkeit grundsätzlich nicht ausreiche. Ergibt sich aber aus den Umständen des Einzelfalls eine sittenwidrige oder rechtsmissbräuchliche Nutzung des Zeichenschutzes, kann die Beurteilung jedoch auch in einem anderen Lichte gesehen werden. Zum Beispiel können derartige Umstände darin liegen, dass der Zeicheninhaber die mit der Eintragung des Zeichens kraft Markenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH, GRUR 2000, 1032, 1033 – EQUI 2000; GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; GRUR 2016, 380 Rn. 17 – GLÜCKSPILZ; zu Art. 51 Abs. 1 Buchst. b GMV vgl. EuGH, GRUR 2009,763 Rn. 53 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth).
Im vorliegenden Fall bejahten die Richter einen solchen zweckwidrigen Einsatz der Marke als Mittel des Wettbewerbskampfes. Es sei davon auszugehen, dass der Antragsgegner die Vorbenutzung der streitgegenständlichen Bezeichnung als Yogakissen und -matten des Markeninhabers unstreitig kannte. Im Gesamtbild bejahte daher der Senat das Verhalten des Antragsgegners als eine Maßnahme mit dem einheitlichen Zweck, die Geschäftstätigkeit seines Mitkonkurrenten durch Identifikation von Angriffsflächen und Ausnutzung von Schwachpunkten systematisch zu behindern.

Antragsgegner muss aus Gründen der Billigkeit sowohl Kosten des Löschungsverfahrens als auch des Beschwerdeverfahrens tragen

Entgegen der sonstigen Grundregel, wonach jede Partei im Beschwerdeverfahren vor dem BPatG seine eigenen Kosten zu tragen hat, wurden dem Antragsgegner ferner die Kosten des Verfahrens auferlegt, mit derselben Begründung, mit der zuvor bereits das DPMA eine Kostenentscheidung ausgesprochen hatte. Begründet wurde dies vor dem Hintergrund der Billigkeit, die in Fällen der Bösgläubigkeit regelmäßig gegeben ist.

Die Entscheidung zeigt eindeutig, wie es sich verhält, wenn die Motivation zur Anmeldung einer Marke primär von unlauteren Absichten geprägt ist. Zwar bedarf es eines erheblichen Aufwandes die inneren Absichten des Markenanmelders darzulegen, denn schließlich können auf innere Motive nur aufgrund äußerer Umstände geschlossen werden. Erfreulich aber, dass der angegriffene Mitbewerber nicht schutzlos steht, sondern sich zur Wehr setzen und die Löschung der Marke beantragen kann.

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