von RA Felix Barth

Mensch Otto! Gefahr der Markenrechtsverletzung durch Verwendung von Vornamen wie Otto, SAM & Co.

News vom 11.11.2016, 09:55 Uhr | Keine Kommentare

Gerade in der Bekleidungsindustrie werden Vornamen gerne aufgrund ihrer leichten und werbewirksamen Einprägsamkeit beim Verbraucher (auch) als Modellbezeichnungen verwendet. Eine unbedachte Nutzung für diese Zwecke ist jedoch nicht ungefährlich, da viele Namen bereits als Wortmarken eingetragen und somit geschützt sind. Eine unberechtigte Nutzung wird in der Praxis auch tatsächlich abgemahnt und kann teuer werden. Entscheidend für eine Abmahnung ist die konkrete Art der Namensnutzung. Aber auch die Nutzung von in Deutschland eher ungebräuchlichen Namen kann problematisch sein. Welche Kriterien für die Beurteilung des Vorliegens einer Markenrechtsverletzung entscheidend sind und wie die Gerichte in unterschiedlichen Fällen entschieden haben, wird nachfolgend erläutert.

Ein erster Überblick der Problematik

Heutzutage sind viele sowohl männliche als auch weibliche Vornamen –darunter gebräuchliche wie weniger übliche- als Marken in das Register des DPMA eingetragen, insbesondere in die Nizza-Klasse 25 „Bekleidung und ähnliche Produkte“. Beispielhaft aufgelistet seien dabei folgende Marken/Vornamen:

  • Nina (deutsche Wortmarke 302011039537)
  • Julia (deutsche Wortmarke 1169155)
  • OTTO (deutsche Wortmarke 30126772)
  • KARL (Gemeinschaftsbildmarke mit grafischem Element im Buchstaben „K“ 1101938)
  • ALBERTO (deutsche Wortmarke 39908251)

Sofern ein Name entweder als deutsche Wortmarke oder als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, hat der Markennameninhaber das Recht, seinen eingetragenen Namen gegen eine unberechtigte Verwendung mittels rechtlicher Schritte (Abmahnung) zu schützen. Für den Abgemahnten bedeutet dies häufig, dass er Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen ausgesetzt ist. Insofern ist für ihn die Beantwortung der Frage, unter welchen Umständen solche Ansprüche, die aus einer Markenrechtsverletzung resultieren, gerichtlich durchsetzbar sind und wann genau eine solche Verletzung vorliegt, äußerst wichtig. Festgehalten werden kann an dieser Stelle bereits, dass es maßgeblich auf die konkrete Nutzung des geschützten Namens durch den Abgemahnten ankommt. Dabei wurden in den bisherigen Gerichtsverfahren verschiedene Einwände der Abgemahnten vorgetragen, wegen derer eine markenschutzrechtliche Verletzung vermeintlich nicht vorläge. Welche Einwände dies sind und ob sie tatsächlich greifen, sodass der Abgemahnten sich der Haftung entziehen kann, wird im Folgenden näher erörtert.

Erster Einwand:“ Keine Verletzung, da die Vornamen keine Unterscheidungskraft besitzen“

Damit rechtmäßig abgemahnt werden kann, muss eine sogenannte „markenmäßige Benutzung“ vorliegen. Damit ist gemeint, dass das geschützte Zeichen vom Verbraucher als Hinweis auf die Abstammung der Ware von einem bestimmten Betrieb aufgefasst wird, sog. Herkunftsfunktion.

Häufig wird diesbezüglich eingewendet, Vornamen seien überhaupt nicht unterscheidungskräftig, da sie schließlich nicht als Herkunftshinweis verstanden würden.

Diesem Einwand hat die höchstrichterliche Rechtsprechung eine Absage erteilt. Sobald ein Markenname vom DPMA eingetragen wurde, wird die Unterscheidungskraft von den deutschen Gerichten nicht mehr in Zweifel gezogen. Vielmehr wird in laufender Rechtspraxis in diesem Fall eine – wenn auch schwache- originäre Unterscheidungskraft unterstellt, vgl. BGH, Entscheidung vom. 02.04.2009, Az: I ZR 209/06 – POST/Regio Post.

Aus dieser Entscheidung folgt die Konsequenz, dass deutsche Gerichte, wenn der betreffende Vorname als Wortmarke eingetragen ist, davon ausgehen müssen, dass dieser originär unterscheidungskräftig ist (Argument: Er wird dann vom Verbraucher als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden).

Gleiches gilt im Übrigen auch bei Wortbildmarken (bzw. im Gemeinschaftsrecht: Bildmarken), wozu die oben exemplarisch aufgelistete Marke „KARL“ gehört. Im Falle der unberechtigten Benutzung wird eine Abmahnung daher sowohl in Bezug auf eine Wort- als auch auf eine Wortbildmarke erfolgreich sein. Eine markenmäßige Namensnutzung eines eingetragenen Namens ist daher unbedingt zu vermeiden!

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Zweiter Einwand: „Nur Modellbezeichnung und damit keine markenmäßige Benutzung“

Wie ist jedoch der Fall rechtlich zu beurteilen, in dem ein Name nicht als Herkunftsnachweis, sondern als Modellbezeichnung oder dekorative Ausschmückung von Waren verwendet wird (z. B. Bugatti, Hemd ALBERTO)?
Grundsätzlich gilt hier, dass die Verwendung von Namen als Modellkennzeichnung keine markenmäßige Benutzung darstellt und demzufolge grundsätzlich nicht abgemahnt wird. Der angesprochene Verbraucher nimmt in diesem Fall den verwendeten Namen in erster Linie nicht als Herkunftsnachweis, sondern lediglich als Hinweis auf ein bestimmtes Modell wahr. Es liegt gerade keine markenmäßige Benutzung vor, welche das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer Abmahnung darstellt.

Keine Regel bleibt allerdings ohne Ausnahme: Es kommt auch auf den verwendeten Namen an. Sofern es sich um einen in Deutschland eher unüblichen Namen handelt, besteht die Gefahr, dass der Verbraucher diesen als Phantasienamen auffasst. Der Rechtsansicht des OLG Frankfurt nach gehe der Verbraucher in diesem Fall davon aus, das der Hersteller mit dieser Modellbezeichnung auch auf die Herkunft der Ware als aus seinem Unternehmen stammend hinweisen will, OLG Frankfurt, Beschluss vom 24.04.2013, Az: 6 W 41/13. In konkreten Fall ging es um den Namen „SAM“.

Diese Ausnahme der Regel verdeutlicht, dass Namen als Modellbezeichnungen zwar grundsätzlich einen berechtigten Einwand gegen eine markenmäßige Benutzung und damit gegen die Abmahnung darstellen, hier jedoch große Vorsicht bei der Bewertung geboten ist- im Zweifel empfiehlt es sich, lieber vorsorglich anwaltlichen Rat einzuholen.

Achtung: Streit um „markenmäßige Benutzung“ durch Benutzung als sog. „Zweitmarke“

Neben den soeben behandelten Einwänden der Abgemahnten gilt es weitere Aspekte in Bezug auf Abmahnungen zu berücksichtigen.

Die o.b. Konstellation der markenmäßigen Benutzung durch eine Benutzung als sog. „Zweitmarke“ wird in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte uneinheitlich bewertet. Hier wird der verwendete Name vom nach einer Auffassung als „eigener kennzeichnender Bestandteil“ und somit als Zweitmarke verstanden.

Dafür:

Mit dem Argument der Zweitmarkenverletzung hatte das OLG Frankfurt eine markenmäßige Nutzung eines Namens bei Nutzung als Modellbezeichnung bejaht, vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 15.05.2012, Az: 6 U 2/12. Der Rechtsansicht des Gerichts werde der Name vom Verbraucher als „eigener kennzeichnender Bestandteil“, mithin als „Zweitmarke“ aufgefasst. Damit liegt im Fall der unberechtigten Verwendung des Namens eine sogenannte Zweitmarkenverletzung vor, die den Inhaber der Namensrechte zu einer Abmahnung berechtigt.

Dagegen:

Andere Gerichte verneinen eine solche Zweitmarkenverletzung in ähnlichen Fallkonstellationen, so etwa das LG Köln in seinem Urteil vom 9.07.2013. Hier ging es um Schuhe, in deren Angebot der eingetragene Name „Marlo“ verwendet wurde. Das Kölner Gericht entschied, dass der Name weder „markenmäßig benutzt“, noch eine Zweitmarke verletzt werde.

Somit ist es in dieser Konstellation angesichts der dagegen sprechenden Entscheidungen wahrscheinlicher, keiner Abmahnung ausgesetzt zu sein; dennoch empfiehlt sich auch hier eine sorgfältige Prüfung, da die Rechtsprechung insgesamt nicht einheitlich ist.

Weiter zu beachten: Markenrechtsverletzung bei verwandten Produktbereichen

Bei der Prüfung, ob eine Markenrechtsverletzung vorliegt, ist nicht nur dieselbe Nizza-Klasse zu betrachten, sondern auch verwandte Produktbereiche einzubeziehen. Dass auch in solchen Bereichen eine Markenrechtsverletzung möglich ist, obwohl dies auf den ersten Blick fern liegen mag, hat der BGH in der sog. „OTTO CAP-Entscheidung“ geklärt (BGH, Urt. v. 31.10.2013 – I ZR 49/12 – OTTO CAP).

Die Entscheidung des BGH:

In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hat der weitgehend bekannte „OTTO-Versand“ gegen die Beklagte wegen einer geltend gemachten Verletzung der deutschen Wortmarke „OTTO“ (30126772) geklagt, da letztere Baseballkappen vertrieb, welche sowohl auf den Kappen selbst als auch auf den Etiketten ein Zeichen mit der Aufschrift „OTTO“ enthielten. Die Besonderheit lag in dem Fall darin, dass die deutsche Wortmarke „OTTO“ zwar geschützt war, allerdings nicht für Bekleidung an sich, sondern für Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen, darunter auch Bekleidung.

Auch in diesem Fall kam es maßgeblich darauf an, ob eine markenmäßige Benutzung durch das auf den Kappen aufgebrachte Zeichen vorlag. Dies hat der BGH letztendlich mit der Begründung angenommen, dass Zeichen und Bezeichnungen auf Etiketten (hier lag auch beides vor) in der Regel als Herkunftshinweis verstanden würden.

Als weitere Voraussetzung für eine Markenverletzung musste der BGH prüfen, ob sich die Produktbereiche „Bekleidungsstücke“ und „Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidung“ ähnlich sind. Dies hat das Gericht letztendlich bejaht und argumentiert, dass es ausreichend sei, dass man annehme, die Waren und Dienstleistungen stammten aus demselben Unternehmen. Da große Handelshäuser neben fremder Ware häufig auch Eigenmarken anbieten würden, käme es nicht darauf an, ob der Markeninhaber (hier die Klägerin) auch Marken im Bekleidungssektor vertreibe.

Unser Fazit

Die entscheidende Frage ist, wann die Nutzung eines Namens abgemahnt wird und wann nicht. Wie so oft vor Gericht kommt es auf den Einzelfall an. Pauschalantworten verbieten sich in diesem Bereich. Grundsätzlich gilt aber, dass eine Abmahnung einer unberechtigten Namensnutzung dann erfolgreich sein wird, wenn der Name „markenmäßig benutzt“ und somit vom Verbraucher als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Eine solche Namensnutzung muss unbedingt vermieden werden.
Sofern eine Nutzung lediglich als Hinweis auf das Modell oder sonstige Aufmachungen aufgenommen wird, stellt dieses im Regelfall keine Markenrechtsverletzung dar. Hierbei ist jedoch die Rechtsansicht zu beachten, dass in Deutschland eher ungewöhnliche Namen durchaus dazu geeignet sein können, auf die Herkunft von Waren hinzuweisen.

Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass keine „Zweitmarkenverletzung“ vorliegt, bei der der Name vom Verbraucher als eigener kennzeichnender Bestandteil verstanden wird.

Zudem ist der Prüfungsumfang für die Beurteilung einer Markenrechtsverletzung nicht nur auf die vom eigenen Produkt betroffene Nizza-Klasse zu beschränken, sondern auch auf Marken, die in ähnliche Nizza-Klassen fallen, auszuweiten.

Trotz intensiver Recherche, ob ein Name bereits als Marke registriert ist, empfiehlt es sich in diesem sensitiven Bereich aufgrund der uneinheitlichen Rechtsprechung juristischen Rat einzuholen.

Autor:
Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

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