Ohne Sünde keine Strafe - keine Vertragsstrafe bei Löschung der zugrundeliegenden Marke

Eine markenrechtliche Vertragsstrafenvereinbarung ist als von Anfang an unverbindlich anzusehen, wenn die zugrunde liegende Marke wegen eines Schutzhindernisses mit rückwirkender Kraft gelöscht wird.  Nicht etwa gelte der Vertrag mit der strafbewehrten Unterlassungsklausel so lange fort, bis er gekündigt wird, hat das OLG Karlsruhe in einem Urteil vom 7.5.2012 (Az.: 6 U 187/10) ausgeführt. Eine Berufung auf das vermeintlich fortgeltende Vertragsstrafeversprechen sei dementsprechend rechtsmissbräuchlich.

Die Klägerin war Inhaberin der deutschen Wortmarke „physiomobil“, die für Geräte für die Physiotherapie und für physiotherapeutische Behandlungen Schutz beanspruchte. Mit der Beklagten hatte sie einen Vertrag abgeschlossen, in der sich diese bei Meidung einer Vertragsstrafe verpflichtete, den Begriff nicht für eigene Produkte markenmäßig zu verwenden.
Geraume Zeit später wurde das Zeichenrecht wegen Bestehens absoluter Schutzhindernisse im Sinne des § 8 II Nr. 2 MarkenG gelöscht. Eine Kündigung der Vertragsstrafenvereinbarung seitens der Beklagten erfolgte aber nicht.
Wiederum geraume Zeit später entdeckte die Klägerin dann, dass der streitgegenständliche Begriff im Internet durch die Beklagte verwendet wurde. Da sie der Meinung war, der Unterlassungsvertrag bestehe ungehindert fort, sah sie die Vertragsstrafe als verwirkt an.

Nach Ansicht des OLG scheiden Ansprüche auf Zahlung der Vertragsstrafe aus. Es gelte der vom BGH entwickelte allgemeine Grundsatz, „dass die Berufung auf ein Vertragsstrafeversprechen trotz einer nicht rechtzeitig erfolgten Kündigung immer dann rechtsmissbräuchlich ist, wenn dem Gläubiger der mit dem Vertragsstrafeversprechen gesicherte Unterlassungsanspruch wegen einer mittlerweile eingetretenen Änderung eindeutig, d. h. ohne dass es weiterer Feststellungen oder einer Wertungsentscheidung bedürfte, nicht mehr zusteht“.

So liege es im vorliegenden Fall: Die Löschung der Marke habe nach § 52 Abs. 2 MarkenG dazu geführt, dass die Wirkungen der Eintragung der Marke als von Anfang an nicht eingetreten gelten, so die Richter. Die Klägerin müsse sich also nunmehr so behandeln lassen, als hätte sie die Rechte aus der Marke nie erlangt.
Eine Ausnahme von diesem Prinzip gelte nur bei Verträgen, die bereits erfüllt worden sind. Diese verlieren zwar nicht ihre Bestandskraft, „gleichwohl ist eine Rückzahlung des Geleisteten aus Billigkeitsgründen möglich“.

Markeneintragung und strafbewehrte Unterlassungserklärung hängen untrennbar miteinander zusammen. Fällt der gesetzliche Schutz eines Zeichens, so fällt auch die zwischen den Parteien vereinbarte Strafklausel. Der Geltendmachung des Vertragsstrafenanspruchs steht dann der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen.

Autor:
Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz