„9/11“ – sinnvolle Marke für Waschmittel?

Leitsätze

Die Bezeichnung „9/11“, die von jedem durchschnittlich informierten Verkehrsteilnehmer mit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in Verbindung gebracht wird, ist gemäß § 8 II Nr. 1 MarkenG nicht geeignet eine unterscheidungskräftige Angabe zu verkörpern.

Tenor

In der Beschwerdesache

…

betreffend die angemeldete Marke 306 56 674.5

hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 7. Juni 2010 durch den Richter Schwarz als Vorsitzenden und die Richter Kruppa und Lehner

beschlossen:

1. Der Antrag, den Vorsitzenden Richter am Bundespatentgericht Dr. Albrecht wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen, wird zurückgewiesen.

2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Tatbestand

...

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 25 vom 13. Dezember 2007 die Anmeldung der Bezeichnung

9/11

als Marke für die Waren

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Haarwässer; Zahnputzmittel; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer

nach § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG als nicht unterscheidungskräftige Angabe zurückgewiesen, weil sich die angemeldete Bezeichnung als amerikanische Schreibweise für das Datum 11. September auch im deutschen Sprachgebrauch durchgesetzt habe, um schlag- und blickpunktartig auf den Terroranschlag vom 11. September 2001 hinzuweisen; da der durchschnittlich informierte Verkehrsteilnehmer die angemeldete Bezeichnung vorrangig in dieser Weise verstehe, sei sie als individualisierender Herkunftshinweis und damit als Marke nicht geeignet.

Die hiergegen eingelegte Erinnerung des Anmelders hat die Markenstelle mit Erinnerungsbeschluss vom 22. Juli 2009 zurückgewiesen. Dabei hat sie auch angenommen, die angemeldete Bezeichnung sei nicht nur mangels Unterscheidungskraft, sondern auch wegen Sittenwidrigkeit ( § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG) nicht schutzfähig, weil ein erheblicher Teil des Verkehrs die Monopolisierung des Zeichens „9/11“ als Marke aus sittlichen Erwägungen missbilligen und sie als puren, unerträglichen Sarkasmus besonders gegenüber betroffenen Personen und Opfern ansehen würde.

Mit seiner Beschwerde macht der Anmelder - teilweise durch Bezugnahme auf seine Ausführungen im Eintragungsverfahren vor dem Patentamt - im Wesentlichen geltend, die Anmeldemarke sei schon wegen ihrer Bedeutungsvielfalt schutzfähig, die sich daraus ergebe, dass sie infolge der Ersetzung des üblichen Punktes durch einen Schrägstrich auch im Sinne des 9. November verstanden werden könne; dies sei auch seine Intention gewesen, weil er die Marke zur Erinnerung an den Mauerfall am 9. November 1989 angemeldet habe und hierbei zur Abgrenzung zum Pogrom der Nationalsozialisten am 9. November 1938 das Datum durch Ersetzung des Punktes durch einen Schrägstrich verfremdet habe. Die Schutzfähigkeit der Marke ergebe sich auch aus der verfassungskonformen Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG liege ebenfalls nicht vor. Die Verwendung der Marke sei weder moralisch noch sittlich zu beanstanden.

Hilfsweise regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Der Beschwerdeführer beantragt,

das DPMA - Markenstellen - zu verpflichten, die beantragte Markenanmeldung entsprechend der Markenanmeldung 306 56 674.5/25 vorzunehmen.

Aufgrund seines mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2009 gestellten (unbedingten) Antrages auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung hat der Vorsitzende am 14. Dezember 2009 Termin zur mündlichen Verhandlung auf Dienstag, den 2. März 2010, 12 Uhr, bestimmt. Die Ladung ist dem (als Rechtsanwalt tätigen) Beschwerdeführer, nachdem das zunächst übersandte Empfangsbekenntnis nicht zurückgesandt wurde, mit Postzustellungsurkunde am 5. Februar 2010 zugestellt worden. Mit Telefax vom 2. März 2010, welches den Vorsitzenden morgens um 9 Uhr erreichte, bat der Beschwerdeführer um Terminsverlegung mit der Begründung, da er als Rechtsanwalt auch als Strafverteidiger tätig sei und ihm in der vorangegangenen Woche seitens der Staatsanwaltschaft Akten zur Einsicht übersandt worden seien, in welche er sich einarbeiten müsse, sei er am Erscheinen vor dem Senat gehindert. Dem Beschwerdeführer ist hierauf mit Telefax der Geschäftsstelle, welches am 2. März 2010 um 10.20 Uhr an den Anmelder gesendet worden ist, mitgeteilt worden, dass „der Senat in der mündlichen Verhandlung entscheiden wird“.

Aufgrund dieses Telefaxes hat der Anmelder mit um 11.19 Uhr bei Gericht eingegangenem Telefax vom 2. März 2010 den Vorsitzenden Richter Dr. Albrecht wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Dies wird damit begründet, infolge der nicht begründeten Ablehnung des Verlegungsantrages habe der Vorsitzende die notwendige Distanz zum Verfahren nicht gewahrt und die Rechte des Anmelders missachtet.

In seiner dienstlichen Stellungnahme vom 2. März 2010 hat der Vorsitzende ausgeführt, er habe die Geschäftsstelle angewiesen, dem Anmelder mitteilen zu lassen, dass der Senat über eine Vertagung in der mündlichen Verhandlung entscheiden werde; der Zusatz „über eine Vertagung“ sei aber seitens der Geschäftsstelle irrtümlich nicht in das Telefax aufgenommen worden. Der Anmelder hat hierauf erwidert, dass nach § 227 Abs. 4 ZPO der Vorsitzende ohne mündliche Verhandlung über die Terminsverlegung entscheiden müsse, so dass eine Entscheidung in der mündlichen Verhandlung nicht zulässig und auch sinnwidrig sei.

Der zunächst zur Verhandlung über das Ablehnungsgesuch und zur Sache vom infolge der Richterablehnung nunmehr zuständigen stellvertretenden Vorsitzenden des Senats anberaumte Termin zur mündlichen Verhandlung am 13. April 2010 ist wegen Nichtwahrung der Ladungsfrist des § 75 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auf den 7. Juni 2010 verlegt worden. Mit - am 6. Juni 2010 um 19.59 Uhr eingegangenem - Telefax vom 6. Juni 2010 hat der Anmelder mitgeteilt, zum Termin nicht zu erscheinen, und zur Begründung die Anberaumung der mündlichen Verhandlung beanstandet, da zur Sache erst nach Abschluss des Zwischenverfahrens über die Richterablehnung verhandelt werden dürfe und die Entscheidung über letztere nur ohne mündliche Verhandlung ergehen dürfe.

II.

A. Der Antrag des Beschwerdeführers, den Vorsitzenden Richter am Bundespatentgericht Dr. Albrecht wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen, ist nach § 72 Abs. 1 MarkenG i. V. m. §§ 42, 45 f. ZPO zurückzuweisen, weil ein Ablehnungsgrund nicht vorlag.

1. Die Rüge des Beschwerdeführers, dass über seinen Ablehnungsantrag nicht aufgrund mündlicher Verhandlung entschieden werden dürfe, ist dabei rechtsirrig. Schon aus dem Wortlaut des § 128 Abs. 4 ZPO ergibt sich für alle Zivilverfahren, dass eine mündliche Verhandlung immer durchgeführt werden kann, denn diese Vorschrift sieht für bestimmte Verfahren lediglich eine Befreiung von dem allgemeinen Gebot zur Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor (allg. M., vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., § 46 Rn. 2; s. a. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 72 Rn. 6). Das vom Beschwerdeführer in Verkennung dieser Gesetzeslage offenbar angenommene Verbot, eine mündliche Verhandlung durchzuführen, wäre im Übrigen mit dem grundgesetzlichen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 GG) auch nicht zu vereinbaren.

2. In der Sache selbst kann dahinstehen, ob die vom Vorsitzenden nach seiner dienstlichen Stellungnahme zum Ablehnungsgesuch beabsichtigte Mitteilung an den Beschwerdeführer, dass über seinen Vertagungsantrag vom gesamten Senat zu Beginn der anberaumten mündlichen Verhandlung entschieden werde, von der Geschäftsstelle fehlerhaft ausgeführt wurde und ob, wie der Beschwerdeführer rügt, eine solche Senatsentscheidung über den Vertagungsantrag überhaupt zulässig gewesen wäre. Selbst wenn nämlich der Beschwerdeführer die ihm von der Geschäftsstelle übersandte Mitteilung nur als Ablehnung seines Vertagungsantrages auffassen konnte und damit davon ausgehen musste, dass der Senatsvorsitzende - entgegen seiner Intention - den Vertagungsantrages endgültig abgelehnt hatte, würde dies eine Besorgnis der Befangenheit des Vorsitzenden nicht begründen.

Die Ablehnung eines Vertagungsantrages, dem das Gericht nach § 82 Abs. 1 MarkenG i. V. m. § 227 ZPO nur aus erheblichen Gründen entsprechen darf, kann eine Besorgnis der Befangenheit nämlich nur begründen, wenn die für eine Terminsverlegung erforderlichen erheblichen Gründe offensichtlich vorliegen und die Zurückweisung des Antrags für die betreffende Partei schlechthin unzumutbar war und somit deren Grundrecht auf rechtliches Gehör verletzte (vgl. BGH NJW 2006, 2492, 2494; BGHZ 27, 163, 167; OLG Brandenburg NJW-RR 1999, 1291, 1292). Hiervon kann vorliegend jedoch keine Rede sein. Dem Vertagungsantrag konnte nämlich nichts dafür entnommen werden, aus welchem Grund die Tätigkeit des Beschwerdeführers als Strafverteidiger sein Erscheinen zu der - aufgrund seines unbedingten Antrages ungeachtet eines möglichen Erfolges seiner Beschwerde zwingend notwendig gewordenen - mündlichen Verhandlung unmöglich gemacht hatte. So war schon nicht mitgeteilt worden, seit wann der Beschwerdeführer, dem die angesetzte mündliche Verhandlung mindestens bereits seit einem Monat bekannt war, mit der Strafsache, die ihn am Erscheinen gehindert haben soll, befasst war; da sich aus seinem Vortrag - der im Übrigen weder das Aktenzeichen noch die zuständige Staatsanwaltschaft oder das zuständige Strafgericht enthielt - ergab, dass seine Mandatierung zumindest bereits einige Tage vor der mündlichen Verhandlung erfolgt war, war auch kein Grund ersichtlich, weshalb er diesen Hinderungsgrund dem Gericht nicht bereits unmittelbar nach seiner Mandatierung, sondern erst kurz vor Beginn der mündlichen Verhandlung mitgeteilt hatte. Auch der nach seinem Vortrag angesetzte Haftprüfungstermin war nicht konkret mitgeteilt worden, wobei daraus, dass er seinen Vertagungsantrag allein darauf gestützt hatte, dass er sich in Strafakten einzuarbeiten hatte, zu schließen war, dass er jedenfalls nicht für den Terminstag bestimmt war; damit ergab sich aber kein erheblicher Grund für eine Vertagung, weil nicht ersichtlich war, warum der Beschwerdeführer die Strafakten, die ihm nach eigenem Bekunden bereits einige Tage zuvor zugegangen waren und von denen er - wie bei Strafverteidigern üblich - sicherlich Kopien hatte herstellen lassen, ausgerechnet nur während des Zeitraums der angesetzten mündlichen Verhandlung hätte durcharbeiten können. Dabei war auch zu berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer seinen Wohn- und Kanzleisitz in Rosenheim hat und die Wahrnehmung des Termins, der üblicherweise nicht länger als eine halbe Stunde dauert, unter Berücksichtigung der Fahrzeit von Rosenheim in den südlichen Vorort Münchens, in welchem das Bundespatentgericht seinen Sitz hat, kaum mehr als zwei Stunden in Anspruch genommen hätte. Wegen der Kurzfristigkeit des gestellten Antrages hätte der Vorsitzende die erforderlichen Angaben auch nicht mehr vom Beschwerdeführer anfordern können. Insgesamt sprach damit schon objektiv nichts dafür, dass ein Hinderungsgrund des Beschwerdeführers so offensichtlich vorlag, dass selbst dann, wenn der Vorsitzende den Vertagungsantrag tatsächlich abgelehnt hätte, eine solche Entscheidung für den Beschwerdeführer unzumutbar gewesen wäre und ihn in seinen Verfahrensrechten über Gebühr beschnitten hätte. Damit scheiden aber Anhaltspunkte, die eine Besorgnis der Befangenheit des Vorsitzenden hätten begründen können, aus, so dass der Ablehnungsantrag des Beschwerdeführers zurückzuweisen ist.

B. Da die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch in Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht auch im Falle der Zurückweisung sofort rechtskräftig wird, weil eine Anfechtung vom Gesetz nicht vorgesehen ist (vgl. Zöller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl., § 46 Rn. 14 m. w. N.; Ströbele/Hacker, Markengesetz, 9. Aufl. 2009, § 72 Rn. 6 m. w. N.), wäre der Senat an sich unter Mitwirkung des abgelehnten Vorsitzenden zur Entscheidung über die Beschwerde des Anmelders berufen. Da dieser aber wegen eines bereits seit längerem bewilligten Urlaubs am Terminstag an der Mitwirkung im vorliegenden Verfahren gehindert ist, hat der Senat auch über die Beschwerde in der Vertretungsbesetzung zu entscheiden.

C. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde ist unbegründet. Zu Recht und mit zutreffender Begründung, der sich der Senat zur Vermeidung von Wiederholungen anschließt, hat die Markenstelle der angemeldeten Bezeichnung die Eintragung nach § 37 Abs. 1 MarkenG versagt, weil ihr auf jeden Fall die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Die Beschwerdebegründung bietet für eine abweichende Beurteilung keinen Anlass.

1. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche nach Art. 234 EGV, Art. 101 GG für alle nationalen Gerichte in allen Entscheidungen bindend ist, da die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf die Vorgaben des Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) der Ersten Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. Nr. L 40 vom 11.2.1989) zurückgeht und die Auslegung der europarechtlichen Normen dem Europäischen Gerichtshof als insoweit allein zuständigem gesetzlichen Richter vorbehalten ist, ist für die Beurteilung, ob einer angemeldeten Bezeichnung die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, auf die Hauptfunktion einer Marke abzustellen; danach soll diese den Abnehmern die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen garantieren, indem sie es ihnen ermöglicht, diese ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 927 [Rz. 30] – Philips/Remington; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 23] - SAT. 2; GRUR 2006, 229, 230 [Rz. 27] - BioID). Unter Berücksichtigung des Allgemeininteresses an der nicht ungerechtfertigten Einschränkung der Verfügbarkeit der angemeldeten Kennzeichnung für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die entsprechende Waren oder Dienstleistungen anbieten (vgl. EuGH GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 26] - SAT. 2), ist deshalb die Unterscheidungskraft einer angemeldeten Bezeichnung zu verneinen, wenn diese nicht geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, in der Anschauung ihrer durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen (vgl. EuGH GRUR 2003, 604, 607 [Rz. 46] – Libertel; GRUR 2004, 943, 944 [Rz. 24] – SAT. 2) Abnehmer als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH WRP 2002, 924, 930 [Rz. 35] - Philips/Remington; MarkenR 2003, 187, 190 [Rz. 41] - Gabelstapler; MarkenR 2005, 22, 25 f. [Rz. 33] - Das Prinzip der Bequemlichkeit).

2. Dies ist bei der vorliegend zu beurteilenden angemeldeten Kennzeichnung der Fall, weil es sich bei ihr um eine auch im Inland gebräuchliche Bezeichnung handelt, die der Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel versteht (vgl. BGH GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHÖN; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten, Schlechte Zeiten; GRUR 2006, 850, 854 - FUSSBALL WM 2006).

a) Wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt und durch zahlreiche Belege zu beiden Beschlüssen auch hinreichend nachgewiesen hat, ist die Bezeichnung „9/11“, die in der amerikanischen Schreibweise für „September, 11th“, also den 11. September steht, als übliches Kürzel für den Terroranschlag vom 11. September 2001 auch im Inland insbesondere in den Medien üblich geworden. Zumindest einem erheblichen Teil der inländischen Bevölkerung, an welche sich die beanspruchten Waren richten, ist dieser Inhalt der Bezeichnung geläufig.

b) Wie der Bundesgerichtshof in der „FUSSBALL WM 2006“-Entscheidung (GRUR 2006, 850) ausgeführt hat, fehlt einer Bezeichnung, welche der Verkehr auch in Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen nur als Hinweis auf ein ihm bekanntes bestimmtes Ereignis versteht, für alle Waren und Dienstleistungen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft (vgl. BGH, a. a. O., S. 854 [Rn. 20]). So liegen die Dinge aber hier. Als üblichen Hinweis auf den Terroranschlag vom 11. September 2001 werden maßgebliche Teile des mit den schutzsuchenden Waren angesprochenen Publikums die Bezeichnung „9/11“ nur mit diesem historischen Ereignis selbst in Verbindung bringen, so dass ihnen die Vorstellung, hiermit solle stattdessen auf die Herkunft der mit ihr gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Unternehmen hingewiesen werden, erst gar nicht kommt. Ungeachtet der Frage, ob das Publikum mit diesem Hinweis auf ein bestimmtes Ereignis eine positive oder negative Wertung verbindet, eignet sich die Bezeichnung damit aber schon von vornherein nicht als Herkunftshinweis, so dass ihr für alle Waren oder Dienstleistungen die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft fehlt.

c) Soweit der Anmelder geltend gemacht hat, die Bezeichnung „9/11“ sei von ihm als Abkürzung für den 9. November gedacht und - was er in dieser Form zwar nicht behauptet hat, wie sein Vortrag aber markenrechtlich nur verstanden werden kann, weil die Beurteilung des Inhalts einer Marke nach der allein maßgeblichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, welche auch mit der Rechtsprechungstradition deutscher Gerichte übereinstimmt, nicht vom Verständnis ihres Verwenders, sondern ausschließlich aus Sicht der Verbraucher, an welche sich die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen richten, abhängt - werde vom Publikum auch so verstanden, vermag dies eine Schutzfähigkeit ebenfalls nicht zu begründen. Wie der Europäische Gerichtshof mehrfach festgestellt hat, reicht es für eine Schutzversagung aus, wenn eine Bezeichnung in einer von mehreren möglichen Bedeutungen schutzunfähig ist (vgl. EuGH GRUR 2004, 146, 147 f. [Rz. 32] - DOUBLEMINT). Ungeachtet dessen wäre selbst dann, wenn das angesprochene Publikum mehrheitlich die angemeldete Bezeichnung nur in dem vom Anmelder behaupteten Sinne verstehen würde, eine Eintragbarkeit ausgeschlossen, weil auch in diesem Fall das Publikum das Zeichen nur als Hinweis auf diese anderen historischen Ereignisse verstünde, so dass ihm auch in diesem Fall nicht die Idee käme, es als Hinweis auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren aus einem bestimmten Unternehmen anzusehen.

3. Da der Anmeldemarke bereits die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist, kann dahinstehen, ob sie - wie die Markenstelle in ihrer Erinnerungsentscheidung angenommen hat - auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG wegen Sittenwidrigkeit von der Eintragung ausgeschlossen ist.

4. Da die Markenstelle somit im Ergebnis der Anmeldemarke zutreffend die Eintragung wegen des Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt hat, war die Beschwerde zurückzuweisen.

C. Für die vom Anmelder angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde besteht keine Veranlassung; denn weder war eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ( § 83 Abs 1 Nr 1 MarkenG) , noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs ( § 83 Abs 2 Nr 2 MarkenG) . Sowohl die Verfahrensgrundsätze für die Entscheidung über ein Ablehnungsgesuch als auch die rechtlichen Voraussetzungen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG sind höchstrichterlich geklärt. Von diesen Grundsätzen ist der Senat nicht abgewichen, vielmehr war allein darüber zu befinden, ob im hier zu entscheidenden konkreten Einzelfall auf der Grundlage der höchstrichterlichen Rechtsprechung die tatsächlichen Voraussetzungen für eine Schutzfähigkeit der angemeldeten Kennzeichnung vorlagen.

Gericht: BGH 1. Zivilsenat
Entscheidungsname: Marlene-Dietrich-Bildnis II
Entscheidungsdatum: 31.03.2010
Aktenzeichen: I ZB 62/09
Dokumenttyp: Beschluss

Tenor
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 29. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 13. Mai 2009 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 € festgesetzt.

Gründe
I. Die Anmelderin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Eintragung der Bildmarke

für zahlreiche Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 33, 34, 35, 38, 41 und 42 beantragt.

Die Markenstelle für Klasse 16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft teilweise zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Beschwerde ist ohne Erfolg geblieben (BPatG GRUR 2006, 333). Auf die zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat der Senat die Beschwerdeentscheidung aufgehoben, soweit die Anmeldung für folgende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Geld, selbstklebende Folien und Bänder für dekorative Zwecke; Tagebücher; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Sportbekleidung, Sportschuhe; Damenunterwäsche; Damenoberbekleidung; T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden und Blusen, Hosen, Röcke, Badebekleidung, Strandkleider, Kopfbedeckungen; Schlafanzüge und Nachtwäsche; Regenbekleidung; Pullover, Krawatten, Schals, Gürtel; sportliche Aktivitäten.

Insoweit ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen worden (Senatsbeschl. v. 24.4.2008 - I ZB 21/06, GRUR 2008, 1093 = WRP 2008, 1428 - Marlene-Dietrich-Bildnis I).

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde wiederum zurückgewiesen (GRUR 2010, 73). Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Eintragungsbegehren weiter.

II. Das Bundespatentgericht hat dem angemeldeten Bildzeichen die Eintragung als Marke für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft ( § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) versagt, weil die von ihm nach Zurückverweisung der Sache getroffenen tatsächlichen Feststellungen zu naheliegenden Verwendungsmöglichkeiten des Bildzeichens nicht zu dem Ergebnis geführt hätten, dieses werde vom angesprochenen Publikum als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden. Zur näheren Begründung hat das Bundespatentgericht ausgeführt:

Porträtfotos oder andere naturgetreue Abbildungen bekannter Personen seien unabhängig davon, ob sie im Zusammenhang mit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung stünden, in den beanspruchten Branchen nicht als übliche Art der markenmäßigen betrieblichen Herkunftskennzeichnung aufzufinden. Angesichts dieser eindeutigen Situation im Marktauftritt der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sei insofern auch keine Gewöhnung bei den Verbrauchern eingetreten, die es in deren Wahrnehmung als naheliegend erscheinen lasse, ein Porträtfoto nicht nur als Ausdruck einer Fangesinnung, einer Sympathiebekundung oder im Sinne eines werbemäßigen Imagetransfereffektes, sondern als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen.

Der nach der Zurückverweisung der Sache durch weitere tatsächliche Feststellungen zu klärende Punkt ziele auf die im Marktauftritt bereits vorhandenen, praktisch bedeutsamen und damit für das Publikum naheliegenden markenmäßigen Verwendungsmöglichkeiten solcher Bildzeichen zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung und damit als Marke ab. Danach habe in den Branchen "Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen" für keine der beanspruchten Waren die Verwendung eines Porträtfotos oder sonst eines naturgetreuen Bildes einer allgemein bekannten Person, nicht einmal von Modeschöpfern selbst, in der in der Rechtsbeschwerdeentscheidung beschriebenen Weise als auf den Waren angebrachtes Einnähetikett und damit möglicherweise als Marke festgestellt werden können.

Hinsichtlich der Waren "Waren aus Papier und Pappe (soweit in Klasse 16 enthalten); Tagebücher; Gürtel" sowie der Dienstleistungen "sportliche Aktivitäten" seien gleichfalls keine Belege im Marktauftritt zu finden, wonach Bilder wie das hier angemeldete Porträtfoto in einer Art und Weise auf den Waren angebracht oder den Dienstleistungen dargestellt seien, dass sie aufgrund ihrer Platzierung vom Publikum als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen würden.

Schließlich komme es im Eintragungsverfahren aus Rechtsgründen bei der Frage nach der Schutzfähigkeit von Bildmarken nicht auf die Feststellung an, ob das Zeichen unter Umständen auf den genannten Waren an einer Stelle in einer Aufmachung angebracht sein könnte, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden werde. Die Beurteilung der Frage, ob und wie ein Zeichen, das eigentlich schutzunfähig sei, weil es aufgrund seines Aussagegehalts und einer nahezu stereotypen Verwendung vom Verkehr nur als Werbemittel angesehen werde, aufgrund seiner Präsentation auf der Ware herkunftshinweisend wirke, sei kein für die Auslegung des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG maßgebliches Kriterium. Vielmehr sei das Zeichen wie angemeldet im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen als solches, aber nicht hinsichtlich seiner konkreten Anbringung auf der Ware zu prüfen.

Eine bestimmte Position des Bildzeichens - hier als Etikett an der Innenseite der Bekleidung -, aus der sich der Schutzumfang ergeben solle, könne dem Register bei einer Bildmarke nicht entnommen werden (§ 32 Abs. 2, § 3 MarkenG i.V. mit § 7 MarkenV). Das Register habe die Marke nur als solche wiederzugeben, wie sie sich als angemeldete Markenform darstelle. Gehöre zu den Eintragungsvoraussetzungen die besondere Position der Marke an der Ware - weil sich daraus für das Publikum erst das Verständnis des Zeichens als Marke ergebe -, handele es sich um eine Positionsmarke und nicht um eine reine Bildmarke. Sollte sich der Schutz der beanspruchten Marke lediglich aus ihrer Position ergeben, da sie nur im Fall dieser ganz speziellen Verwendung markenmäßig benutzt werden könne, sei die Positionsmarke die richtige Markenkategorie. Da das Zeichen hier jedoch als Bildmarke angemeldet und im Prüfungsverfahren ein Wechsel des Zeichens seiner Markenkategorie nach aufgrund des Prinzips der Unveränderlichkeit der Markenanmeldung unzulässig sei, sei eine Prüfung der Marke als Positionsmarke verwehrt.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat Erfolg. Dem angemeldeten Bildzeichen kann die Eintragung als Marke für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen (s. oben unter I) nicht versagt werden. Nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts kann nicht davon ausgegangen werden, dass dem Zeichen für diese Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt.

1. Unterscheidungskraft i.S. des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 5 Abs. 1 lit. b MarkenRL) bedeutet nach ständiger Rechtsprechung, dass die Marke im Hinblick auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit dieses Produkt von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH, Urt. v. 8.5.2008 - C-304/06 P, Slg. 2008, I-3297 = GRUR 2008, 608 Tz. 66 - Eurohypo; Urt. v. 21.1.2010 - C-398/08 P, GRUR 2010, 228 Tz. 33 = WRP 2010, 364 - Audi [Vorsprung durch Technik], m.w.N.; BGH, Beschl. v. 22.1.2009 - I ZB 52/08, GRUR 2009, 952 Tz. 9 = WRP 2009, 960 - DeutschlandCard, m.w.N.). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (st. Rspr.; vgl. BGHZ 167, 278 Tz. 18 - FUSSBALL WM 2006; BGH, Beschl. v. 22.1.2009 - I ZB 34/08, GRUR 2009, 949 Tz. 10 = WRP 2009, 963 – My World, m.w.N.).

2. Das Bundespatentgericht hat die Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens verneint, weil es nicht hat feststellen können, dass es vom Verkehr nicht lediglich als Werbemittel im Sinne einer Sympathie- oder Werbebotschaft oder eines Imagetransfers, sondern als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden werde. Für diese Beurteilung hat es sich maßgeblich darauf gestützt, dass vergleichbare Bildzeichen in den beanspruchten Branchen gegenwärtig nicht markenmäßig verwendet würden. Dies rügt die Rechtsbeschwerde mit Erfolg als rechtsfehlerhaft.

a) Zeichen oder Angaben, die sonst als Werbemittel verwendet werden - beispielsweise als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, ohne dass sie für diese beschreibend sind -, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung die Eintragung zu versagen (vgl. EuGH, Urt. v. 4.10.2001 - C-517/99 P, Slg. 2001, I-6959 = GRUR 2001, 1148 Tz. 40 - Merz & Krell [Bravo], zu Art. 3 Abs. 1 lit. d MarkenRL; vgl. ferner EuGH, Urt. v. 21.10.2004 - C 64/02 P, Slg. 2004, I-10031 = GRUR 2004, 1027 Tz. 41 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; EuGH GRUR 2010, 228 Tz. 35 - Audi [Vorsprung durch Technik], beide zu Art. 7 Abs. 1 lit. d GMV). Zwar kann dem Umstand, dass die Durchschnittsverbraucher aus solchen Angaben gewöhnlich nicht auf die Herkunft der Waren schließen, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft Rechnung getragen werden (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148 Tz. 35 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]). Die Schwierigkeiten, die bei solchen Zeichenkategorien möglicherweise mit der Bestimmung der Unterscheidungskraft verbunden sind, rechtfertigen es jedoch nicht, besondere Kriterien für deren Feststellung aufzustellen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Tz. 36 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; GRUR 2010, 228 Tz. 38 - Audi [Vorsprung durch Technik]). Wenn die Verkehrskreise das Zeichen (auch) als Herkunftshinweis für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrnehmen, kann die Unterscheidungskraft nicht deshalb verneint werden, weil es gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbemittel aufgefasst wird (vgl. für einen Werbeslogan EuGH GRUR 2010, 228 Tz. 45 - Audi [Vorsprung durch Technik]). Nur bei Zeichen oder Angaben, denen ein für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen beschreibender Charakter zukommt, ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union das Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL (Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV; § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) schon dann anzunehmen, wenn das betreffende Zeichen oder die betreffende Angabe zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH, Urt. v. 12.2.2004 - C-363/99, Slg. 2004, I-1619 = GRUR 2004, 674 Tz. 97 - Koninklijke KPN/Benelux-Merkenbureau [Postkantoor], m.w.N.).

Dies gilt auch bei der Prüfung des Eintragungshindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft ( § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL; Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV). Zwar sind die Eintragungshindernisse der genannten Vorschriften nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union unabhängig voneinander und getrennt zu prüfen (vgl. EuGH GRUR 2004, 1027 Tz. 45 - Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der Bequemlichkeit]; GRUR 2008, 608 Tz. 54 - Eurohypo, m.w.N.). Auch nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs fehlt einem Zeichen jedoch die Unterscheidungskraft i.S. von Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL und Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV, wenn es von den maßgeblichen Verkehrskreisen in dem Sinn wahrgenommen wird, dass es Informationen über die Art der mit ihr gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vermittelt, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Produkte verstanden wird (so EuGH GRUR 2008, 608 Tz. 69 – Eurohypo), das Zeichen also im Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG einen das Produkt beschreibenden Inhalt hat. Im Streitfall kommt dem angemeldeten Bildzeichen nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts in seiner ersten Beschwerdeentscheidung, von denen es auch in der jetzt angefochtenen Entscheidung ausgegangen ist, für die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen jedoch keine solche beschreibende Bedeutung zu.

b) Unterscheidungskraft i.S. von Art. 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG (Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL) setzt (lediglich) die Eignung voraus, als betrieblicher Herkunftshinweis die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Anders als bei einer auf § 8 Abs. 3 MarkenG (Art. 3 Abs. 3 MarkenRL) gestützten Anmeldung ist daher nicht erforderlich, dass das angemeldete Zeichen schon verwendet und bereits tatsächlich vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird. Vielmehr ist im Wege einer Prognose zu ermitteln, ob dem angemeldeten Zeichen von Haus aus eine Unterscheidungskraft für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen zukommt (vgl. EuGH, Urt. v. 7.10.2004 - C 136/02 P, Slg. 2004, I-9165 = GRUR Int. 2005, 135 Tz. 49, 53, 56 - Mag Instrument [Maglite]; Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 8 Rdn. 52 f.; Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 8 Rdn. 66; vgl. ferner Hoffrichter-Daunicht in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, Art. 7 GMV Rdn. 17). Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Wenn die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, wie hier für alle Verbraucher bestimmt sind, ist davon auszugehen, dass es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um ein im Bereich dieser Waren und Dienstleistungen erfahrenes, normal informiertes und angemessen aufmerksames und verständiges Publikum handelt (vgl. EuGH, Urt. v. 16.9.2004 - C-329/02, Slg. 2004, I-8317 = GRUR 2004, 943 Tz. 24 - SAT.1, m.w.N.; Urt. v. 15.9.2005 - C-37/03 P, Slg. 2005, I-7975 = GRUR 2006, 229 Tz. 68 - BioID).

Tatsächliche Umstände sind für die Prognose, ob sich das angemeldete Zeichen als Herkunftshinweis eignet, lediglich insoweit von Bedeutung, als im Hinblick auf die (beabsichtigte) Verwendung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen die für die betreffende Branche bestehenden Verkehrsgepflogenheiten, insbesondere die Kennzeichnungsgewohnheiten, zu berücksichtigen sind. Dazu können auch Feststellungen zur tatsächlichen Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer gehören, wenn das angemeldete oder wenn ähnliche Zeichen im Verkehr bereits benutzt werden (vgl. EuGH GRUR Int. 2005, 135 Tz. 49 - Mag Instrument [Maglite]). Im Übrigen ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union die gewöhnliche Verwendung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr nur beim Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. c MarkenRL, Art. 7 Abs. 1 lit. c GMV ( § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) ein Beurteilungskriterium, nicht jedoch im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft i.S. von Art. 3 Abs. 1 lit. b MarkenRL, Art. 7 Abs. 1 lit. b GMV (vgl. EuGH, Urt. v. 16.9.2004 - C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317 = GRUR 2004, 943 Tz. 36 - SAT.1; EuGH GRUR 2006, 229 Tz. 62 - BioID).

Demzufolge begegnet es aus Rechtsgründen keinen Bedenken, wenn das Bundespatentgericht zur Ermittlung der Unterscheidungskraft des angemeldeten Bildzeichens tatsächliche Feststellungen dazu getroffen hat, ob Porträtfotos oder andere naturgetreue Abbildungen bekannter Personen als Kennzeichnungsmittel für die hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen verwendet und wie sie gegebenenfalls vom Publikum verstanden werden. Gehört die Verwendung entsprechender Marken bereits zu den üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten und hat der Verkehr sich daran gewöhnt, kann daraus auf die Unterscheidungskraft auch des angemeldeten Zeichens zu schließen sein. Lässt sich eine solche bereits bestehende Kennzeichnungspraxis nicht feststellen, genügt allein dieser Umstand als solcher dagegen nicht, um die Eignung des angemeldeten Zeichens, vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden zu werden, zu verneinen. Vielmehr bedarf es auch in diesem Fall der auf allgemeine Erfahrungssätze und den festgestellten Tatsachen gestützten Prognose darüber, wie das angemeldete Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen mutmaßlich wahrgenommen werden wird, wenn es - innerhalb der fünfjährigen Benutzungsschonfrist (vgl. § 49 MarkenG) -, wie vom Anmelder beabsichtigt, zur Kennzeichnung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen benutzt wird.

Die Rechtsbeschwerde beanstandet mit Recht, dass das Bundespatentgericht diese Grundsätze im Streitfall nicht rechtsfehlerfrei angewendet hat. Es hat allein aus dem Umstand, dass sich gegenwärtig eine Verwendung entsprechender Bildzeichen als Marke bei den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht hat feststellen lassen, den Schluss gezogen, nach der Lebenserfahrung sei die Verwendung eines solchen Zeichens als betrieblicher Herkunftshinweis daher nicht naheliegend. Das ist deshalb nicht ausreichend, weil allein der Umstand, dass Porträtfotos bislang in den hier maßgeblichen Branchen nicht als Marke verwendet werden, es nicht von vornherein ausschließt, dass ein derartiges Zeichen vom Verkehr als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird, wenn es anstelle der bislang üblichen Kennzeichnungsmittel benutzt würde.

c) Entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts gehört zu den bei der zu treffenden Prognose zu berücksichtigenden üblichen Kennzeichnungsgewohnheiten auch, in welcher Art und Weise die Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren und Dienstleistungen üblicherweise verwendet, insbesondere wo sie angebracht werden. So liegt es auf der Hand, dass etwa bei Dienstleistungen eine Kennzeichnung der Dienstleistung selbst mit der Marke ausscheidet, also nur deren Anbringung auf Gegenständen in Betracht kommt, die im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung stehen. Auch bei Waren kann die Anbringung der Marke auf der Ware selbst wegen deren besonderen Eigenschaften (z.B. Flüssigkeiten) ausgeschlossen oder jedenfalls unüblich sein. Unter Umständen eignen sich - aus technischen, praktischen oder auch aus ästhetischen Gründen - nur bestimmte Teile einer Ware zur Anbringung der Marke, andere dagegen nicht oder nur in beschränktem Umfang. Dies kann etwa darauf beruhen, dass der angesprochene Verkehr das Zeichen an bestimmten Stellen nicht oder nur mit Schwierigkeiten wahrnehmen kann. Bestimmte Warenteile können aber auch deshalb für die Anbringung der Marke ausscheiden, weil sie anderen Zwecken vorbehalten sind. Durch solche sich aus der Natur der Sache oder aus der tatsächlichen Handhabung ergebenden Kennzeichnungsgewohnheiten wird die Wahrnehmung des Verkehrs beeinflusst. Daher kann es von der tatsächlichen Art und Weise der Anbringung auf oder im Zusammenhang mit der betreffenden Ware oder Dienstleistung abhängen, ob ein Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen im Einzelfall als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden wird oder nicht. Im Eintragungsverfahren setzt die Annahme der Unterscheidungskraft nicht voraus, dass grundsätzlich jede denkbare Verwendung des Zeichens markenmäßig sein muss (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker aaO § 8 Rdn. 77). Es genügt, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, das angemeldete Zeichen bei den Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden wird (BGH GRUR 2008, 1093 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I, m.w.N.).

Es kann im Streitfall dahingestellt bleiben, ob der Anmelder seine Anmeldung in entsprechender Weise beschränken muss, wenn es nur eine praktisch naheliegende Verwendungsform als betriebliches Herkunftszeichen gibt, etwa durch Anbringung des Zeichens an einer genau bestimmten Stelle der betreffenden Ware (sog. Positionsmarke). Im Regelfall werden sich praktisch bedeutsame und naheliegende Verwendungsmöglichkeiten nicht auf eine einzige, genau bestimmte Position des Zeichens auf der Ware beschränken. So ist auch der Hinweis des Senats in der ersten Rechtsbeschwerdeentscheidung, bei Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen komme eine markenmäßige Verwendung des angemeldeten Bildzeichens in Betracht, wenn es auf einem auf der Innenseite eingenähten Etikett angebracht werde (BGH GRUR 2008, 1093 Tz. 22 - Marlene-Dietrich-Bildnis I), lediglich als Beispiel einer praktisch naheliegenden Verwendung als Herkunftszeichen zu verstehen (vgl. ferner Götting, GRUR 2008, 1096; Sahr, GRUR 2008, 461, 463 f. mit Fn. 32; Sosnitza, Festschrift für Ullmann, 2006, S. 387, 390). Eine Beschränkung des Zeichens auf eine bestimmte Position kann daraus nicht hergeleitet werden. Schon bei der Anbringung auf einem Etikett besteht eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Etikett an unterschiedlichen Stellen der betreffenden Ware so anzubringen, dass der Verkehr in dem auf dem Etikett befindlichen Zeichen einen Herkunftshinweis sieht. Dasselbe gilt bei der Anbringung des Zeichens auf anderen üblichen Kennzeichnungsmitteln wie beispielsweise Anhängern, Aufnähern und dergleichen (vgl. § 14 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG) . Auf der Verpackung der Ware kann das Zeichen gleichfalls so angebracht sein, dass der Verkehr es als Herkunftshinweis versteht.

Verbindet der Verkehr mit dem Zeichen bei derartigen Verwendungsmöglichkeiten keine bloß beschreibende Angabe über die Ware selbst oder deren Eigenschaften, wie das Bundespatentgericht für das angemeldete Bildzeichen im Hinblick auf die noch in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen festgestellt hat, kann ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG abgesprochen werden, selbst wenn es auch Verwendungsmöglichkeiten gibt, bei denen der Verkehr das Zeichen nicht als Herkunftshinweis versteht. Kommen mehrere praktisch naheliegende und bedeutsame Verwendungsmöglichkeiten als Herkunftshinweis in Betracht, kann der Anmelder auch nicht darauf verwiesen werden, seine Anmeldung auf eine einzige, eng umrissene Verwendung zu beschränken, etwa auf die Anbringung als Kennzeichnungsmittel an einer bestimmten Stelle der Ware. Das Interesse der Allgemeinheit sowie der übrigen Marktteilnehmer, das angemeldete Zeichen in einer Art und Weise benutzen zu dürfen, in der es vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, erfordert eine solche Beschränkung des Markenschutzes bereits im Eintragungsverfahren nicht. Ihm wird hinreichend dadurch Rechnung getragen, dass bei einer solchen Verwendung eine (markenmäßige) Benutzung des Zeichens i.S. von § 14 Abs. 2 MarkenG und damit eine Markenverletzung zu verneinen ist (vgl. auch Ullmann, jurisPR-WettbR 11/2008 Anm. 1). Aus diesem Grund kommt es für die Eintragung auch nicht darauf an, ob die Möglichkeiten, das Zeichen als Herkunftshinweis zu verwenden, gegenüber den Verwendungen überwiegen, bei denen der Verkehr darin keinen solchen Herkunftshinweis erblickt (vgl. EuGH GRUR 2010, 228 Tz. 45 - Audi [Vorsprung durch Technik]).

d) Für die einzelnen noch zur Beurteilung anstehenden Waren und Dienstleistungen ergibt sich danach Folgendes:

aa) Für die Waren „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ hat das Bundespatentgericht festgestellt, es habe sich (nur) ein einziges weibliches Porträtbild der bekannten englischen Modeschöpferin und Designerin Vivienne Westwood für ein von ihr kreiertes Oberbekleidungsstück (Sportbluse/Weste) gefunden, das an der Innenseite der Knopfleiste unterhalb des Namenslabels „Vivienne Westwood“ angebracht gewesen sei. Ersichtlich ist das Bundespatentgericht dabei - mit Recht - davon ausgegangen, dass der Verkehr in dieser Verwendung des betreffenden Bildes einen Herkunftshinweis sieht. Diese Wirkung ist offensichtlich nicht davon abhängig, dass das Bild gerade an der Innenseite der Knopfleiste angebracht ist. Nach der Lebenserfahrung liegen vergleichbare Verwendungsmöglichkeiten wie beispielsweise die Anbringung des Zeichens an sonstigen Stellen der hier in Rede stehenden Waren, an denen sich üblicherweise (auch) Kennzeichnungsmittel befinden, oder die Benutzung auf Anhängern, Aufnähern und dergleichen sowie auf der Verpackung praktisch nahe. Sie rechtfertigen die Prognose, dass der Verkehr in dem so angebrachten angemeldeten Bildzeichen einen Herkunftshinweis sehen wird, auch wenn entsprechende tatsächliche Verwendungen ähnlicher Bildzeichen in der genannten Branche vom Bundespatentgericht noch nicht in einem nennenswerten Umfang festgestellt werden konnten.

bb) Hinsichtlich der Waren aus „Papier und Pappe“ sowie „Tagebücher“ hat das Bundespatentgericht als Kennzeichnungsgewohnheit festgestellt, dass betriebliche Herkunftshinweise hier entweder auf der Verpackung der Waren oder in sehr kleinem Format an einer unauffälligen Stelle, zumeist auf der unbedruckten Rückseite oder in einer Ecke, angebracht sind. Dass das angemeldete Bildzeichen vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden wird, wenn es in dieser zur Kennzeichnung der Herkunft der genannten Waren üblichen Art und Weise auf diesen angebracht wird, hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Der Umstand, dass bislang lediglich Wort- und Wort-/Bildzeichen zur Kennzeichnung dieser Waren benutzt werden und eine Verwendung von Porträtfotos nicht festgestellt werden konnte, steht einem solchen Verkehrsverständnis nicht von vornherein entgegen. Danach kann auch für die Waren „Papier und Pappe“ und „Tagebücher“ nicht angenommen werden, dass dem angemeldeten Zeichen für diese Waren jegliche Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG fehlt.

cc) Bei „Gürteln“ werden Herkunftshinweise nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts üblicherweise auf der Innenseite des Gürtels oder der Gürtelschnalle eingeprägt, oder es wird die Marke selbst als Gürtelschnalle verwendet. Auch hier erscheint es nach der Lebenserfahrung naheliegend, dass der Verkehr in dem angemeldeten Bildzeichen einen Herkunftshinweis sieht, wenn es etwa in vergleichbarer Weise auf die Innenseite des Gürtels eingeprägt wird.

dd) Bei der Dienstleistung „sportliche Aktivitäten“ scheidet, wie das Bundespatentgericht mit Recht angenommen hat, eine Verwendung des angemeldeten Bildzeichens in der Weise aus, dass damit auf den Akteur hingewiesen werden soll, der bei der betreffenden sportlichen Veranstaltung auftritt oder der die sportliche Aktivität erbringt. Dies schließt es jedoch nicht aus, dass das angemeldete Bildzeichen geeignet ist, in anderer Form im Zusammenhang mit der Dienstleistung „sportliche Aktivitäten“ auf die Herkunft des betreffenden Dienstleistungsangebots aus einem bestimmten Dienstleistungsunternehmen hinzuweisen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass bei Dienstleistungsmarken eine Benutzung in Form einer körperlichen Verbindung zwischen Zeichen und Produkt nicht in Betracht kommt. Herkunftshinweisende Handlungen bestehen bei solchen Marken vielmehr regelmäßig in der Anbringung der Marke am Geschäftslokal sowie in der Benutzung auf Gegenständen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufskleidung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen, Ankündigungen und Werbedrucksachen (vgl. BGH, Urt. v. 18.10.2007 - I ZR 162/04, GRUR 2008, 616 Tz. 13 = WRP 2008, 802 - AKZENTA, m.w.N.). Schon die Vielfalt der insoweit in Betracht kommenden Kennzeichnungsmöglichkeiten steht der Annahme entgegen, es gebe für das angemeldete Bildzeichen keine praktisch bedeutsame Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Erbringung der Dienstleistung „sportliche Aktivitäten“ als Herkunftshinweis verwendet und vom Verkehr auch so verstanden zu werden.

ee) Hinsichtlich der verbleibenden Waren und Dienstleistungen kann die Eintragung des angemeldeten Bildzeichens gleichfalls nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG versagt werden, weil das Bundespatentgericht auch insoweit nicht festgestellt hat, dass dem Zeichen für diese Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

IV. Der angefochtene Beschluss ist somit aufzuheben. Die Sache ist zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückzuverweisen ( § 89 Abs. 4 Satz 1 MarkenG) .

Bornkamm Pokrant Büscher

Bergmann Koch